「商標よくあるケース10問10答（研修）」を受講しました。

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 講座名      知的財産訴訟に関する研修会２０１０　パート１

 研修実施日　　2010年10月21日開催

 実施団体名　　日本弁護士連合会　　　　　　　

[講師]
第１講
櫻林　正己（弁護士）
恩田　博宣（弁理士）
鶴　久留美（弁理士）

第１講　　商標よくあるケース10問10答

商標権の制度概要

・商標権の取得

出願→公開→審査→拒絶理由の通知→補正

→登録、登録料の納付→更新

→または拒絶の査定→拒絶査定不服審決請求→審決取消請求訴訟

登録要件（商標法３条、４条）

・商標権の権利行使

差止廃棄請求（商標法３６条）

損害賠償請求（民法７０９条、商標法３８条（損害額の推定）、３７条（みなし侵害））

第１問　商標権について、相談の特徴。弁護士と弁理士の商標権に対するイメージの違い

第２問　競業他社が類似のブランド品を売り出した場合の対応、特許権と商標権の違い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・特許権侵害（特許法６８条、７０条）の難しさ、特許権侵害訴訟での勝訴率の低さ（現在約５割）、特許法１０４条の３（無効の抗弁）により特許権が無効となる危険性。

・商標権侵害（類比の基準、外観、称呼、観念）の有無のほうが特許権より容易。商標権３９条で特許法１０４条の３を準用、ただし商標法４７条（商標権無効事由について、５年の除斥期間）

第３問　中小企業の依頼者に対して、登録商標権と同一・類似の商品・役務について、インターネットで通信販売されている場合、または飲食店の店名の場合、それぞれ、差止・損害賠償請求について、どのように助言するか。

・商標権侵害（類比の基準、有無）

・小僧寿司事件最高裁判決（差止も損害賠償請求も認めず）。

第４問　登録商標権者から、登録商標と同一・類似の商品・役務であることを理由として、差止の警告状と、販売数量の開示請求、損害賠償請求を受けた場合について、どのように助言するか。

・商標権の登録・更新の確認

・商標権の指定商品・役務の確認

・先使用権

・商標権不使用取消審判請求（商標法５０条、３年間継続不実施）

・商標権の買い取り交渉

・商標権の実施料（ロイヤリティ）の相場（有名ブランドの場合ですら１０％程度が上限）

・不正競争防止法に基づく、不実の告知による損害賠償請求

第５問　小規模な飲食店の店名の場合、登録商標権者から、登録商標と同一・類似の指定役務であることを理由として、差止の警告状と、販売数量の開示請求、損害賠償請求を受けた場合について、どのように助言するか。

・役務について、平成４年制度導入前からの継続使用の抗弁

・混同防止の付加措置

第６問　自他識別力のない商標、第３者と類似の商標の場合、出願の際、どのように助言するか。

・商標出願の拒絶理由で最も多い

・先願商標の調査

第７問　先願の商標の調査したところ、同一の先願登録商標権がある場合、出願の際、どのように助言するか。

・商標は信用の蓄積であるから、第３者からライセンス契約を受ける場合の危険性（打ち切り、契約更新、ロイヤリティ）

・商標権の買い取り交渉のほうがベターな選択

・現に実施している商標権の場合、第３者からライセンス契約を受けるよりも、名称を変更したほうが、長い目で見て得策。

第８問　外国で商標権を申請する場合

・マドリッド条約に基づく国際出願

（日本本国での登録商標権があることが要件。日本の特許庁への国際出願→条約事務局での審査→指定国での実体審査。国ごとに出願するよりも、出願にかかる費用が安い、手続や添付書類が簡便。セントラルアタックの危険性、条約加盟国に限定）

・外国の弁理士事務所に依頼して出願

第９問　外国でOEM生産する場合、注意すべき点

・商標を外国で第３者が商標権出願される危険性（勝手に生産されたり、税関で差し止められること）

第１０問　外国での著名・周知な商標

・拒絶査定、無効審判請求

・指定商品・役務でない限り保護されない

・当該外国で著名・周知ではない限り保護されない

・他人の商標権について、不正な目的で、日本国内や外国で出願する商標権ブローカー

・日本企業が直接買い取り交渉するよりも、当該国の人（例えば、中国ならば中国人）を立てたほうがコストが安くつく場合もある。