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河野 英仁
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USPTO内部インストラクション発表される〜(第7回)

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Bilski最高裁判決を受けたUSPTO内部インストラクション発表される 

      〜方法クレームに対する保護適格性判断〜(第7回) 
   
河野特許事務所 2010年9月3日 執筆者:弁理士  河野 英仁

                

4.コメント

 今回発表された内部インストラクションはあくまで方法クレームに対して適用されるものであり、装置クレーム・記録媒体クレームに対しては、2009年8月24日付けで発表された内部インストラクションが引き続き適用される*3

 方法クレームについて米国特許法第101条の規定に基づき保護適格性を有しないとの拒絶理由を受けた場合、本内部インストラクションに従い反論を行う必要がある。 

 日本国特許庁へ出願する際は、日本国特許実用新案審査基準*4に従い方法の請求項を記載する。ソフトウェア関連発明及びビジネス関連発明については、要件「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていること*5

を満たすよう記載する。当該基準を満たしていれば、米国における機械変換テストをも満たすものと考えられる。実務上は、日本の審査基準に合致する方法クレームを記載すれば、米国特許法第101条の規定に基づく拒絶理由を受ける可能性を低減できる。 

 USPTOは内部インストラクションに対するパブリックコメントを、2010年9月27日の期限をもって募集している。USPTOはユーザに以下の質疑を投げかけている。

1.機械変換テストを満たさないが、抽象的なアイデアを記載していないが故に保護適格性を有するクレームの例としてどのようなものが存在するか?

 

2.機械変換テストを満たすにもかかわらず、抽象的なアイデアを記載しているが故に保護適格性を有さないクレームの例としてどのようなものが存在するか?

3. Bilski最高裁判決では、「ビジネス実施方法の指示をクレームする特許出願のなかでも狭義のカテゴリー・分類を定義している」可能性があるのではないかと示唆している。その理由として「カテゴリー自体が『抽象的アイデアを特許しようとする試み』であるため特許できないから」と挙げている。

このカテゴリーというものは存在するのか?もし存在するのであれば、そのカテゴリーなるもの自体がどうして「抽象的アイデアを特許しようとする試み」を表すことになるのか? 

発表日 2010年7月27日

                                                      (第8回へ続く) 

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