米国改正特許法逐条解説 第3回 (第1回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国改正特許法逐条解説 第3回 (第1回)

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米国改正特許法逐条解説 (第1回)

~第3回 2011年改正法の要点~

 河野特許事務所 2012年3月16日 執筆者:弁理士 河野 英仁

 

1.概要

 第3回では、補充審査、情報提供制度、及び先使用権等について解説する。

 

2.補充審査(SE: Supplemental Examination)(AIAセクション12)

(1)概要

 補充審査とは特許発行後、特許に関連すると思われる情報を考慮、再考慮、または修正させるために、USPTOに対し、特許の補充的審査を要求することをいう。

 

(2)改正の趣旨

 審査段階においては米国特許法規則第1.56の規定に従いIDS(Information Disclosure Statement:情報開示陳述書)をUSPTOに提出しなければならない。具体的には出願人は、特許性に関し重要と考えられる全ての情報、例えば発明者が知っていた公知文献および他国の審査結果等の書類を提出しなければならない。USPTO及び裁判所に対しては誠実であることが要求されており、USPTOを欺いて特許を取得した場合、不正行為があったとして、特許権の権利行使が認められなくなる。

 しかしながら、特許訴訟においては被告から不正行為の抗弁が頻繁になされ訴訟費用・時間の浪費を招いていた。また、権利者側は不正行為に基づく権利行使不能を恐れる余りUSPTOに大量の関連公報を提出することから、審査の遅延をも招来していた。ファミリー欧州特許出願における意見書の提出の要否が争われたTherasense事件[1]において、CAFCは以下の問題点を指摘している。

 

(a)複雑・高コスト体質の特許訴訟をさらに複雑化させ、長期化・高コスト化を招来する。

(b)非自明性等の特許無効と異なり、特許全体のクレームが権利行使できなくなる。

(c)不正行為が発覚した場合、他のファミリー特許にまで影響する。

(d)不正行為が訴訟戦略の一つになっているということに疑いはない。ある研究では、80%の特許訴訟において不正行為の主張がなされている。

(e)特許権利化を担当する弁護士は、不正行為を恐れる余り、取るに足らない資料を大量にUSPTO へ提出し、審査官を先行技術の洪水に埋めている。

 

 そこで、かかる問題を解消すべく、特許後においても権利者が関連すると思われる情報をUSPTOに考慮、再考慮、または修正させるべく、補充的な審査を要求できる補充審査制度を採用した。

 

(3)請求人適格

 特許権者のみが請求することができる(275条(a))。

 

(4)時期的要件

 特許発行後である(275条(a))。

 

(5)請求の理由

 特許に関連すると思われる情報を考慮、再考慮、または修正するために、特許の補充審査をUSPTOに要求することができる(275条(a))。すなわち、新規性及び非自明性の問題だけではなく、記載不備等の問題を解消することをも目的として請求することができる。

 

(6)請求の効果

 補充審査の要求の3ヶ月以内に、長官は補充審査を開始する。ここで長官は提示された情報が、特許性に関して実質的で新たな疑問(SNQ)を提起していることを示す証明書を発行する。発行された当該証明書が、特許性に関するSNQが要求書中に主張されていると示している場合、長官は特許の再審査を命じる(275条(a)(b))。

 補充審査手続で情報が考慮され、再考慮されまたは訂正された場合、前段階の特許審査において考慮されなかったか、不適切に考慮されたか、または、不正確であった情報に関する行為によって、権利行使不能とされることはない(275条(c))。このように、訴訟提起前に補充審査を行っておくことで、不正行為により権利行使ができなくなるという問題を解消することができる。

 

(7)補充審査の手続

 補充審査の手続は、査定系再審査に準ずる(257条(b))。

 

(8)特許の有効性推定

 特許法第298条は「特許は,有効であると推定されるものとする。」と規定している。ここで、補充審査の要求行為があったか、あるいは、当該行為がなかったとしても、第298条に基づく特許権利行使可能性とは無関係である(275条(c))。

 

(9)施行時期

 1年後の2012年9月16日に施行される。なお、施行日前に付与された特許に対しても補充審査が可能である(AIAセクション12(C))。

 

改正後

第257条情報を考慮、再考慮または修正する補充審査

(a)補充審査の要求-特許権者は、長官が確立し得るような要求に従い、USPTOに、特許に関連すると思われる情報を考慮、再考慮、または修正するために、特許の補充審査(以下、SE)を要求することができる。本章の要件に合致するSE要求の3ヶ月以内に、長官はSEを開始し、要求中に提示された情報が、特許性に関して実質的で新たな疑問(SNQ)を提起していることを示す証明書を発行することにより当該審査の結論を出す。

(b)再審査命令-(a)の規定により発行された証明書が、特許性に関するSNQが要求書に1または複数主張されていると示す場合、長官は特許の再審査を命じる。再審査は、特許権者が米国特許法第304条(長官による再審査命令)の規定に従う陳述書を提出する権利を有さない場合を除き、第30章(査定系再審査)の手続に従って実施される。第30章における特許及び刊行物または第30章の他の規定に関する制限にかかわらず、再審査の間、長官は、SEの間に特定される特許性に関する各SNQに対処するものとする。

(c)効果

 (1)概要-特許は、SE手続で情報が考慮され、再考慮されまたは訂正された場合、前段階の特許審査において考慮されなかったか、不適切に考慮されたか、または、不正確であった情報に関する行為によって、権利行使不能とされることはない。(a)の規定に基づく要求行為、または当該行為がなかったことは、米国特許法第282条(有効性の推定、抗弁)の特許権利行使とは無関係である。

 (2)例外-

  (A) 先の申し立て(PRIOR ALLEGATIONS)-パラグラフ(1)は、民事訴訟において詳細に主張された申し立て、または連邦食品医薬品化粧品法(21 U.S.C. 355(j)(2)(B)(iv)(II))の第505条(j)(2)(B)(iv)(II)に基づいて特許権者が受け取った通知書に詳細に示された申し立てに対しては、当該申し立ての基礎となる情報を考慮、再考慮または修正するためのサブセクション(a)に基づく補充審査の請求日以前には、適用されない。

  (B) 特許の権利行使-1930年の関税法の第337条(a) (Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1337(a))、または特許法第281条に基づき生じた権利行使において、パラグラフ(1)は、サブセクション(a)に基づく補充審査請求に従って考慮、再考慮または修正された情報に基づく権利行使に対する抗弁には適用されない。ただし、当該補充審査または当該請求に従って命じられた再審査が、当該権利行使が提起される日以前に完了すれば、適用される。

(d) 料金および規則

 (中略)

 

3. 情報提供制度(Preissuance Submissions by Third Parties)(AIAセクション8)

(1)改正の趣旨

 改正前においても情報提供制度は設けられていた(規則1.99)。

 しかしながら、提供できる時期は出願公開後の2月内に限定されており、特許及び刊行物の提出数は10に限られていた。その上、単に特許及び刊行物が提出できるのみで、いかなる説明をも提出することができないという問題があった。

 そこで、提出期間を大幅に拡大すると共に、簡潔な説明をも提出することができるように法改正された(122条(e))。

 

(2)主体的要件

 何人も提出することができる(122条(e)(1))。従って匿名にて提出することもできる。

 

(3)提出理由

 潜在的に関連ある(potential relevance)特許、公開特許公報または他の刊行物を出願審査に対し提出することができる(122条(e)(1))。従って文献に基づく新規性または非自明性のみを理由とすることができ、記載不備等については理由とすることができない。

 

(4)手続的要件

 以下の要件に従うことが必要である(122条(e)(2))。

 (A)各提出書類の関連性を示す簡潔な説明を記載しなければならない:

 (B)長官が規定する手数料を支払わなければならない:及び

 (C)提出が本章に従ってなされたことを確約する当該提出者による声明を含めなければならない。

 

(5)時期的要件

 提出は書面で以下のいずれかの期日の早いほうに従ってなされなければならない-

 (A)対象特許出願における米国特許法第151条(特許の発行)の規定に基づく特許許可通知の日が付与または郵送された日、または

 (B)-

  (i)USPTOにより米国特許法第122条(出願の秘密性;特許出願の公開)の規定に基づき、対象特許出願が最初に公表された日から6ヶ月後,もしくは

  (ii)対象特許の審査において、審査官による米国特許法第132条(拒絶通知)の規定に基づくクレームに対する最初の拒絶理由発行日、のいずれか遅い方

 

 すなわち、(A)(特許許可前)または(B)のいずれか早いほうであり、(B)(i)(公開6月)若しくは(B)(ii)(最初の拒絶)のいずれか遅い方となる(122条(e)(1))。条文の規定が複雑であるため以下図を用いて説明する。参考図1は最も多いケースである。出願公開され、その後最初の拒絶理由通知を受け、最後に特許許可通知を受ける場合である。この場合、最初の拒絶理由通知発行日まで情報提供が可能である。

 

参考図A

参考図1


[1] Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Company (Fed. Cir. 2011) (en banc)

 

(第2回へ続く)

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