[アメリカ特許制度] (10) 情報開示陳述書(IDS) - 外国出願 - 専門家プロファイル

森 友宏
アペリオ国際特許事務所 - APERIO IP ATTORNEYS 弁理士・米国弁護士
東京都
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[アメリカ特許制度] (10) 情報開示陳述書(IDS)

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Information Disclosure Statement (IDS)の制度の下、米国特許出願の手続に関わる者は出願係属中は自己の知っている先行技術文献をUSPTOに提出する必要がある。(37CFR1.56,37CFR1.97,37CFR1.98,MPEP609)

 

対象となる出願

・通常の出願に加え、reissue出願、植物特許出願、意匠出願、reexaminationもIDS提出の対象となる。
・仮出願では提出は不要である。
・継続出願、分割出願、CIP出願の親出願の審査で考慮された文献については再度提出する必要はない。考慮されていない文献については、再度提出する必要がある。(MPEP609.I)
・RCEについては、その出願の審査で考慮された文献については再度提出する必要はない。RCE提出前にIDSが提出された場合、その文献が考慮される。
・PCT移行出願における国際調査報告で引用された文献については審査官が必然的に考慮するので提出する必要がない。


IDS提出の義務を負う者

・発明者
・出願の準備または手続を行ったattorneyまたはagent
・実質的に出願の準備または手続に関わった者


提出時期

出願日(PCT移行日)から3ヶ月・1st OAの発送日のいずれか遅い方の前 (37CFR1.97(b))

無料で提出できる

Final OA/NOAの発送前 (37CFR1.97(c)(e))

・(1) 提出の3ヶ月以内に対応外国出願のアクションにおいて引用された文献である場合、(2)提出の3ヶ月以上前には開示義務を負う者が知らなかった文献である場合(この場合には対応外国出願における引用文献であってはならない)には、その旨を述べたstatementの提出により提出可能(feeは不要)
      (1)における3ヶ月の起算日はアクションの発送日である。
      上記statementは、IDSの提出用紙にチェックを入れるだけの簡単なものである。
・上記以外の場合には、feeの支払により提出できる。($180 [2009年7月1日時点] (37CFR1.17(p)))

Final OA/NOAの発送後~Issue Feeの支払前 (37CFR1.97(d)(e))

・上記feeの支払 + 上記statementの提出により提出可能
・この場合において、上記statementの事由に該当しない場合には、RCEまたは継続出願とともにIDSを提出しなければならなくなる。

Issue feeの支払い後

・特許発行前は、RCEにpetition (issueの取下を申請するもの)をつけてIDSを提出することができる。(37CFR1.313(c))
・特許発行後は、情報開示義務がなくなるのでIDSを提出する必要がないが、特許性について疑義が生じるようなものであれば、reexaminationを行い、審査官にその文献を考慮してもらうのがよい。


提出物 (37CFR1.98(a))

・文献のリスト
      特許性に対してmaterialだと考えられる文献のリスト
  ・米国特許公報
            発明者、特許番号、発行日
  ・米国公開公報
            公開番号、発行日
  ・米国出願
            シリアル番号、出願日
  ・外国特許公報/外国公開公報
            国名/特許庁、適切な文書番号
  ・その他の文献
            著者(あれば)、タイトル、ページ、発行日、発行場所(機関誌名や雑誌名など)

・文献のコピー
  ・特許公報、特許公開公報
  ・リストされた文献または該当箇所(日本語部分およびその英訳、文献のタイトルのページのコピー、発行日を示すページのコピー)
  ・米国出願のクレームを含む明細書および図面、または、該当箇所
  ・その他リストされた情報

・非英語文献に対する関連性についての英語による簡単な説明
  ・英訳文が提出されない場合、審査官はこの簡単な説明に基づいてこの文献を考慮する。
  ・非英語文献の全訳文を提出する場合には不要である。
  ・対応する英文出願を提出することでこの要件を満たすことができる。
  ・非英語文献の英文要約により満たされると考えられる。ただし、英文要約がmaterialな部分を含んでいない場合には、情報開示義務を果たしたとは言えない場合があるので注意が必要。
  ・外国の特許庁によるサーチレポートやアクションで引用されたものである場合には、その文献の関連性(文献の特にどの部分が関連しているかという説明やXやYなどの表示でもよい)を示したサーチレポートやアクションの英訳版を提出することでこの要件を満たすことができる。

・非英語文献の全訳文または部分訳文(ある場合)


特許性に対してmaterialなもの

・特許性に対して"material"とは以下のようなものをいう。(37CFR1.56(b))
  ・単独または他の情報との組み合わせにより拒絶理由をなす程度の関連性があるもの
  ・USPTOに対する反論と反対の立場にたつもの、あるいは、特許性があるとする意見を主張するもの
・対応外国出願における引用文献などは"material"であると考えられる。
・提出するかどうか迷うような文献は提出すべきである。


情報開示義務怠惰に対する制裁

fraudであるとして、その特許に係るすべてのクレームがunpatentableまたはinvalidとなる。(MPEP2016)

 

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