米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第3回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第3回)

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米国特許法改正規則ガイド

第10回 (第3回)

先願主義に関する規則及びガイドラインの解説

河野特許事務所 2013年4月17日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

(iv)関連改正規則

 

改正規則

1.9 定義

* * * * *

(d)

 (1)本章で使用される発明者(inventor)または発明者名(inventorship)という文言は、発明の主題を発明または発見した個人、または共同発明の場合は各個人をまとめて称するものである。

 (2)本章で使用される共同発明者(joint inventor またはcoinventor)という文言は、共同発明に係る主題を発明または発見した各個人のいずれか一人をいう。

(e)本章で使用される共同研究契約という文言は、クレーム発明の分野において、実験研究、開発作業または研究活動のために2人以上の者または団体により結ばれた書面による契約、許諾または共同契約をいう。

(f)本章で使用されるクレーム発明という文言は、特許または特許出願のクレームにより定義される主題をいう。

* * * * *

規則1.53

* * * * *

(b) 出願要件-非仮出願

本条に基づいて提出される特許出願の出願日は,(c)に基づく仮出願又は(d)に基づく継続手続出願を除き,35 U.S.C.第112条によって規定されている明細書であって,§1.71による説明及び§1.75によるクレームの少なくとも1を含むもの,並びに§1.81(a)によって要求される図面が特許商標庁に提出された日である。出願日以降においては,その出願に新規事項を導入することはできない。継続,分割又は一部継続出願の形となる継続的出願は,35 U.S.C.第120条,第121条又は第365条(c)規則1.78(c)及び(d)に指定されている条件に基づいてすることができる。

* * * * *

(c) * * *

* * * * *

  (4) 仮出願は,他の出願に関する35 U.S.C.第119条若しくは第365条(a)若しくは§1.55に基づく優先権,又は35 U.S.C第120条,第121条若しくは第365条(c)若しくは§1.78に基づく先の出願日の利益についての権利を有さない。仮出願に基づく意匠出願に関しては,35 U.S.C.第119条(e)又は§1.78(a)(4)に基づく優先権の主張をすることができない。法定発明登録のための§1.293に基づく申請は,仮出願に関しては提出することができない。ヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列を含む出願の開示に関する§1.821から§1.825までの要件は,仮出願に対しては必須ではない。

* * * * *

規則 1.55 外国優先権の主張

(a)概要 非仮出願の出願人は,35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで及び(f),第172条、第365条(a)及び(b)、並びに本セクションに指定される条件に基づいて,1又は2以上の先の外国出願の優先権を主張することができる。

(b)後の出願の提出時期。非仮出願は、外国出願が出願された日後、12月(意匠出願の場合は6月)以内に提出しなければならず、また非仮出願は、外国出願の出願日後12月(意匠の場合)以内に提出された出願の米国特許法第120条(合衆国における先の出願日の利益)、121条(分割出願)または365条(c)(合衆国を指定国とする国際出願)に係る利益を主張することができる。12月の期限は、米国特許法第21条(b)(最終日が土日祝日)(規則1.7(a))及びPCT規則80.5に従い、6月の期限は、米国特許法第21条(b)に従う(規則1.7(a))。

(c)米国特許法第371条(国内段階)に基づき国内段階に移行する出願における優先権主張及び外国特許出願の認証謄本の提出時期

 米国特許法に基づき国内段階に移行する国際特許出願において、PCT及びPCT規則に規定された期限内に優先権の主張および外国特許出願の認証謄本の提出をしなければならない。

(d)米国特許法第111条(a)(特許出願)に基づき提出された出願における優先権主張の時期

 米国特許法第111条(a)に基づき提出された原出願において、優先権主張は、現実の出願日から4月以内、または、先の外国出願日から16月以内に提出しなければならない。優先権は、出願データシート(規則1.76(b)(6))において提示しなければならず、出願番号、国(または知的所有権当局)及び出願の年月日を記載することにより、優先権が主張される外国出願を特定しなければならない。本パラグラフにおける期限は、意匠出願には適用されない。

(e)米国特許法第111条(a)(特許出願)に基づき提出された出願における遅れた優先権主張

 そのような主張が本項の規定に従って受理される場合を除き,米国特許法第111条(a)(特許出願)に基づき提出された原出願における35 U.S.C.第119条(a)~(d)、(f)(先の出願日の利益;優先権)又は第365条(a)( 先の国際出願に基づく優先権)に基づく優先権主張であって,(d)に定められている期間内に、出願データシート(規則1.76(b))にて提出されなかったものは,権利放棄されているものとみなされる。第119条(a)~(d)、(f)又は第365条(a)に基づく優先権主張が(d)によって定められている期間の後に提示された場合において,当該主張が故意によらず遅延していたときは,その主張は受理されることがある。35 U.S.C.第119条(a)~(d)、(f)又は第365条(a)に基づく優先権主張の遅延に関する受理申請には,次のものを添付しなければならない。

 (1)出願番号、国(または知的所有権当局)、出願年月日を特定することにより優先権主張する外国出願を特定した出願データシート(規則1.76(b)(6))における米国特許法第119条(a)~(d)、(f)または第365条(a)に基づく優先権主張(ただし,先に提出されている場合を除く)

 (2)本セクションパラグラフ(f)で要求された場合、外国出願の認証謄本(前もって提出されている場合を除く)

 (3)規則1.17(t)に記載されている割増手数料,及び

 (4) 本セクションパラグラフ(d)に基づく優先権主張の提出期限日から優先権主張が提出される日までの遅延全体が故意によるものでなかった旨の陳述書。長官は,遅延が故意によるものでないか否かについて疑義があるときは,追加情報を要求することができる。

(f)米国特許法第111条(a)に基づき提出された外国出願の認証謄本を提出する時期

 本セクションパラグラフ(h)及び(i)の規定する場合を除き、米国特許法第111条(a)に基づき提出された原出願において、外国出願の認証謄本は、現実の出願日から4月以内、または、先の外国出願日から16月以内に提出しなければならない。本セクションパラグラフ(h)及び(i)の例外規定が適用されない場合、外国出願の認証謄本が、現実の出願日から4月以内に提出されなかった場合、または、先の外国出願日から16月以内に提出されなかった場合、外国出願の認証謄本には、遅延の正当かつ十分な理由を示す嘆願書を添付し、規則1.17(g)に規定する嘆願書手数料を支払わなければならない。本パラグラフにおける期限は意匠出願には適用されない。

(g)優先権主張、外国出願認証謄本及び出願翻訳の提出要件

 (1) 優先権主張及び35 U.S.C.第119条(b)又はPCT規則17に指定されている外国特許出願の認証謄本は,如何なる場合も,出願が継続しており、かつ、特許が付与されるまでに提出しなければならない。優先権主張又は外国出願の認証謄本を発行手数料が納付された後に提出する場合は,§1.17(i)に記載されている処理手数料を添付しなければならないが,特許は,35 U.S.C.第255条及び§1.323に基づく訂正証明書によって訂正が行われる場合を除き,優先権主張を含まないものとする。

  (2) USPTOは,次の事情においては,優先権主張及び外国出願の認証謄本が本セクションでその他規定する時期より前に提出されるよう要求することができる。

  (i) その出願がインターフェアレンスに関係している場合(規則41.202参照)または由来(規則42部参照)手続に関係している場合

  (ii) 審査官が依拠する参照文献の日付と比較するために必要な場合,又は

  (iii) 審査官によって必要とみなされる場合

 (3)非英語外国出願の英訳は以下の場合を除き要求されない。

  (i) その出願がインターフェアレンスに関係している場合(規則41.202参照)または由来(規則42部参照)手続に関係している場合

  (ii)審査官が依拠する参照文献の日付と比較するために必要な場合,又は

  (iii) 審査官によって必要とみなされる場合

 (4)非英語外国出願の英訳が要求された場合、その英訳を、認証謄本の翻訳が正確であることの陳述書と共に提出しなければならない。

(h) 優先権書類交換協定に参加する外国の知的所有権官庁

 パラグラフ(c),(f)及び(g)に規定する期限内に提出された外国出願認証謄本に関するパラグラフ(c),(f)及び(g)の要件は、以下の場合に満たすものとみなされる。

 (1)外国出願が、2国間又は多国間の優先権書類交換協定にUSPTOと共に参加している外国の知的所有権官庁(参加外国知的所有権官庁)に提出されているか、または、当該外国出願の写しが、USPTOに写しを取得することを認めている参加外国知的所有権官庁にされた後の出願において提出された場合。

 (2)優先権主張が、出願番号、国(または知的所有権当局)及び出願の年月日を記載することにより、優先権が主張される外国出願を特定する出願データシート(規則1.76(b)(6))においてなされ、かつ、出願人が、USPTOに外国出願へのアクセスを提供するために必要な情報を、参加外国知的所有権官庁に提供した場合、

 (3)本セクションパラグラフ(g)(1)に規定する期間内に、外国出願の写しが、参加外国知的所有権官庁からUSPTOにより受領された場合、または、外国出願の認証謄本が提出された場合、及び

 (4)外国出願が参加外国知的所有権官庁に提出されていないが、当該外国出願の写しが、USPTOに写しを取得することを許可する参加外国知的所有権官庁にされた後の出願において提出された場合に、出願人が別紙において、USPTOに写しを取得することを許可する参加外国知的所有権官庁から、USPTOが外国出願の写しを取得することを請求した場合。

 当該請求は、参加外国知的所有権官庁及び外国出願の写しが提出される当該後の出願を、出願番号及び出願年月日により、特定しなければならない。当該要求は、先の外国出願日から16月以内、または、米国特許法第111条(a)に基づく現実の出願日から4月以内、米国特許法第371条に基づき国内段階へ移行する出願においては移行日(規則1.491(a)) 若しくは 米国特許法第371条に基づく最初の提出日の後4月以内にしなければならない。または本セクションパラグラフ(e)に基づく嘆願書を伴わなければならない。

(i)暫定写し

 パラグラフ(f)に規定する期限内に提出される外国出願の認証謄本に関するパラグラフ(f)の要件は、以下の場合、満たすものとみなされる。

 (1) 元となる明細書、図面またはクレームを含み「暫定写し」として明確にラベル付けされた原外国出願の写しが、出願番号、国(または知的所有権当局)、出願年月日を記載することにより外国出願を特定する別表紙と共にUSPTOに提出されており、かつ、USPTOに提出された当該写しが、外国(または知的所有権当局)に提出された原出願の真正な写しであるということに言及している場合

 (2)外国出願の写し及び別表紙が、先の外国出願日から16月以内または米国特許法第111条(a)に基づく現実の出願日から4月以内に提出されていること。または、本セクションパラグラフ(e)に基づく嘆願書が提出されていること。及び

 (3)外国出願の認証謄本が本セクションパラグラフ(g)(1)に規定される期間内に提出されること。

  (4) 2013年3月16日以降に提出された特定の出願についての要件

 2013年3月16日以後に行われた非仮出願が、2013年3月16日より前に出願された外国出願の優先権を主張し、かつ、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含むか、または、過去のある時点において当該クレームを含んでいた場合、出願人は、その趣旨での陳述書を、当該非仮出願の実際の出願日から4月、規則1.491に規定する国際特許出願の国内移行日から4月、先の外国特許出願日から16月、または、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対する最初のクレームが当該出願にて提示された日のいずれか遅い日以内に提供しなければならない。

出願人は、規則1.56(c)(特許出願又はその手続の遂行に関与する個人)にて特定される個人に既に知られている情報に基づき、当該非仮出願が、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含んでいないか、何れの時にも含んでいなかったと合理的に信じる場合、当該陳述書を提供する必要はない。

* * * * *

(k)  発明者証(省略)

(l)延期できない期限

 本セクションに規定する期限は延期できない。

 

(3)新規性喪失の例外(102条(b))

 

 米国特許法第102条(b)は所謂グレースピリオドについて規定しており有効出願日前1年以内の開示行為によっては新規性を喪失しない旨規定している。改正前は「合衆国若しくは外国において特許を受けた若しくは刊行物に記載されたか,又は合衆国において公然実施若しくは販売」と規定されていたが、改正後はあらゆる「開示」行為を含むようになった。102(b)(1)102(a)(1)に対する新規性喪失の例外を規定しており、102(b)(2)102(a)(2)(拡大先願の地位)に対する新規性喪失の例外を規定している。

 

 

 

(i)発明者による開示 102条(b)(1)(A)

 

 有効出願日1年以内の開示であれば、当該開示が発明者若しくは共同発明者、又は直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者により開示された主題を得た他人によりなされた場合は102条(a)(1)における先行技術に該当しない。すなわち、参考図2に示すように、公表から1年以内に出願すれば、新規性を喪失することなく、他の要件具備を条件に特許を受けることができる。

 

参考図2

 

 また、発明者のみならず、直接的・間接的に発明者により開示された発明を得た他人(例えば譲受人である企業)により開示された場合も新規性を喪失しない。

 

 従って審査において審査官は、開示が発明者または共同発明者によることが明らかな場合、102条(a)(1)は適用しない。具体的には以下の条件を満たす場合、102条(a)(1)拒絶を審査官は行わない。

 

(1)開示がクレーム発明の有効出願日から1年以内である場合、

 

(2)開示が著者または発明者として、発明者または共同発明者を記入している場合。かつ、

 

(3)開示が刊行物に著者として、または、特許発明者として、追加の者を記入していない場合。

 

 

 

  例えば、出願は発明者A、B及びC、刊行物には著者としてA及びBが記載されている場合、その刊行物の開示が1年以内である場合、グレースピリオドの適用を受けることができ、当該刊行物は102条(a)(1)における先行技術には該当しない。

 

 

 

 逆に、出願における発明者数が刊行物より少ない場合、例えば出願は発明者A及びB、刊行物には著者としてA、B及びCが記載されている場合、刊行物から、それが発明者または共同発明者によりなされたとは、ただちに明らかとはいえないため、当該刊行物は、102条(a)(1)における先行技術に該当する。

 

 

 

 日本では新規性喪失の例外適用を受ける場合、出願時にその旨を記載すると共に、出願から30日以内に証明書面を提出する必要がある[1]。米国では規則1.77(b)のフォーマットに従い、新規性を喪失した旨を明細書に事前に記載しておくことができる。また出願人は、開示の写し(例えば刊行物の写し)を審査官に提供することができる。

 

 

 

規則1.77出願要素の配置

 

* * * * *

 

(b) 明細書は,次の事項を次の順番で含んでいなければならない。

 

(1) 発明の名称。これには,出願人の名称,国籍及び居所を記載した序言部分を添えることができる(それらが出願データシートに含まれている場合を除く)。

 

***

 

(6)発明者または共同発明者による先行開示に関する陳述

 

 

 

 なお、拒絶を克服するのに必須でない限り、出願人は、規則1.77で規定されるフォーマットを使用すること、または、発明者または共同発明者による先行開示を特定することは必要とされていない。しかし、USPTOは、発明者または共同発明者による先行開示を特定することは、出願人及びUSPTOのコスト低減及び審査迅速化につながることから、規則1.77による陳述を推奨している。

 

 

 

 規則1.77による陳述が十分でない場合、規則1.130に基づく宣誓書または宣言書を提出する必要がある。新設された規則1.130は以下のとおり。

 

 

 

規則1.130  AIAに基づく帰属、または、先の公衆開示に関する宣誓書または宣言書

 

(a)帰属に関する宣誓書または宣言書

 

 出願または再審査に基づく特許の何れかのクレームが拒絶された場合、出願人または特許権者は,開示を先行技術として不適格とすべく、当該開示が発明者または共同発明者によりなされた、または、開示された主題が直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得られたことを証明することにより、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。

 

 

 

(b)先の公衆開示についての宣誓書または宣言書

 

 出願または再審査特許が拒絶された場合、出願人または特許権者は、開示を先行技術として不適格とすべく、開示された主題が、当該開示がなされる前または当該主題が有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示されたことを証明することにより、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。本パラグラフに基づく宣誓書または宣言書は、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示された主題を特定しなければならず、主題が公衆に開示された日を提供しなければならない。

 

 (1)当該日に公衆に開示された主題が刊行物であった場合、宣誓書または宣言書には当該刊行物の写しを添付しなければならない。

 

 (2)当該日に公衆に開示された主題が刊行物でない場合、宣誓書または宣言書は、当該日にいかなる主題が、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示されたのかを決定するために十分詳細かつ入念に主題を記載しなければならない。

 

 

 



[1]日本国特許法第30条第3項 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 

(第4回へ続く)

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