不正行為に基づく抗弁の成立要件(第3回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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不正行為に基づく抗弁の成立要件(第3回)

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不正行為に基づく抗弁の成立要件

~自社関連出願の「重要性」と「欺く意図」~(第3回)

Shanghai Meihao Electric Inc.,
Plaintiff Appellee,
v.
Leviton Manufacturing Company, Inc., et al.,
Defendant-Appellant.

河野特許事務所 2010年9月17日 執筆者:弁理士  河野 英仁

3.CAFCでの争点
争点1:関連出願及び訴訟の情報は重要か否か
 L社は、766特許に係る出願はGermain出願より先の優先日を有することから、766特許にかかる出願の審査及び再審査の過程においてGermain出願の情報をPTOに提供しなかった。さらには関連特許によりM社に対し訴訟を展開していたが、PTOに対し当該訴訟の情報を提供していなかった。このGermain出願及び訴訟の情報が、766特許に係る出願において「重要」か否かが問題となった。

争点2:L社はPTOを欺く意図があったか否か?
 L社は意図的にGermain出願をPTOに開示しなかったが、L社にPTOを欺く意図があったか否かが争点となった。


4.CAFCの判断
争点1:関連出願は 「真の発明者」及び「ダブルパテント」の観点から重要である
 過去の判例によれば、審査官が出願を特許として発行するか否かを決定するにあたり、重要と判断する実質的見込みがある場合、情報は「重要」とされる*3。ここで注意すべきは、たとえ、当該情報が特許を無効とすることができない場合でも、PTOに対し隠していた情報は、重要と判断される場合がある*4

 しかしながら、重複する情報、または、審査官に既に考慮された情報に対して関連性の低い情報等は、重要でない*5。以上の観点に基づきGermain出願が「重要」か否かを判断する。

(1)「真の発明者」要件(米国特許法第102条(f))
 CAFCは、クレームが実質同一であり、かつ、発明者が相違する自社関連出願は米国特許法第102条(f)の観点から重要であると判断した。

                                        (第4回へ続く)

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