寄与侵害の適用要件(第3回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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寄与侵害の適用要件(第3回)

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寄与侵害の適用要件

~侵害誘発に対する主体的要件とマーキングトロールの出現~ (第3回)

SEB S.A., et al.,
Plaintiff/ Counterclaim Defendant-Cross Appellant,
v.
Montgomery Ward & Co., Inc., et al.,
Defendant/ Counterclaimant-Appellant.

河野特許事務所 2010年7月19日 執筆者:弁理士  河野 英仁

(2)被告の侵害行為
 Pentalpha社(以下、P社という)は、香港の会社である。P社は、問題となっているフライ鍋(イ号製品)を、1997年訴外Sunbeam(以下、S社という)、へFree On Board*4(FOB:本船渡し)により販売した。S社はイ号製品を米国で自身の商標”Oster”,”Sunbeam”を付与して販売した。

 P社はS社へのイ号製品提供開始後、米国での特許権侵害の有無を確認すべくニューヨークの弁護士に調査を依頼した。弁護士は26の特許を分析し、イ号製品が侵害となる特許は存在しないと結論づけた。しかし、P社は弁護士に、原告の製品を模造した事実を伝えなかった

 1998年3月10日、原告は、312特許を侵害するとしてS社をニュージャージ州連邦地方裁判所へ提訴した。S社は訴訟提起を受けて和解交渉を行い、S社が原告に200万ドルを支払うことで決着した。

 P社はまた、訴外Fingerhut社(以下、F社という)及び被告Montgomery(以下、M社という)にも香港または中国にてFOBによりイ号製品を提供していた。F社は商標”CHEF’S MARK”を、M社は商標”ADMIRAL”をイ号製品に付して販売していた。

 原告はイ号製品の提供者であるP社と、米国での販売者であるM社を共同被告としてニューヨーク州連邦地方裁判所へ提訴した。地裁は特許権侵害を認め、イ号製品に対する仮差し止めを認めた。またイ号製品を提供したP社に対しては寄与侵害を認め、損害賠償として、$4.65M(約4億2千万円)の支払いを命じた*5。P社はこれを不服としてCAFCへ控訴した。

                                  (第4回へ続く)


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