「商標よくあるケース10問10答(研修)」を受講しました。 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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村田 英幸
(弁護士)
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閲覧数順 2016年12月05日更新

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「商標よくあるケース10問10答(研修)」を受講しました。

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eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 

 講座名      知的財産訴訟に関する研修会2010 パート1

 研修実施日  2010年10月21日開催

 

 実施団体名  日本弁護士連合会       

  

 

 

 

[講師]
第1講
櫻林 正己(弁護士)
恩田 博宣(弁理士)
鶴 久留美(弁理士)

 

 

 

No

 

講座タイトル

時間

 

 

 

 

01

 

第1講 商標よくあるケース10問10答

01:50:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

     

 

第1講  商標よくあるケース10問10答

商標権の制度概要

 

・商標権の取得

出願→公開→審査→拒絶理由の通知→補正

→登録、登録料の納付→更新

→または拒絶の査定→拒絶査定不服審決請求→審決取消請求訴訟

 

登録要件(商標法3条、4条)

 

・商標権の権利行使

差止廃棄請求(商標法36条)

損害賠償請求(民法709条、商標法38条(損害額の推定)、37条(みなし侵害))

 

第1問 商標権について、相談の特徴。弁護士と弁理士の商標権に対するイメージの違い

 

第2問 競業他社が類似のブランド品を売り出した場合の対応、特許権と商標権の違い。                                         

・特許権侵害(特許法68条、70条)の難しさ、特許権侵害訴訟での勝訴率の低さ(現在約5割)、特許法104条の3(無効の抗弁)により特許権が無効となる危険性。

・商標権侵害(類比の基準、外観、称呼、観念)の有無のほうが特許権より容易。商標権39条で特許法104条の3を準用、ただし商標法47条(商標権無効事由について、5年の除斥期間)

 

第3問 中小企業の依頼者に対して、登録商標権と同一・類似の商品・役務について、インターネットで通信販売されている場合、または飲食店の店名の場合、それぞれ、差止・損害賠償請求について、どのように助言するか。

・商標権侵害(類比の基準、有無)

・小僧寿司事件最高裁判決(差止も損害賠償請求も認めず)。

 

 

第4問 登録商標権者から、登録商標と同一・類似の商品・役務であることを理由として、差止の警告状と、販売数量の開示請求、損害賠償請求を受けた場合について、どのように助言するか。

・商標権の登録・更新の確認

・商標権の指定商品・役務の確認

・先使用権

・商標権不使用取消審判請求(商標法50条、3年間継続不実施)

・商標権の買い取り交渉

・商標権の実施料(ロイヤリティ)の相場(有名ブランドの場合ですら10%程度が上限)

・不正競争防止法に基づく、不実の告知による損害賠償請求

 

第5問 小規模な飲食店の店名の場合、登録商標権者から、登録商標と同一・類似の指定役務であることを理由として、差止の警告状と、販売数量の開示請求、損害賠償請求を受けた場合について、どのように助言するか。

・役務について、平成4年制度導入前からの継続使用の抗弁

・混同防止の付加措置

 

第6問 自他識別力のない商標、第3者と類似の商標の場合、出願の際、どのように助言するか。

・商標出願の拒絶理由で最も多い

・先願商標の調査

 

 

第7問 先願の商標の調査したところ、同一の先願登録商標権がある場合、出願の際、どのように助言するか。

・商標は信用の蓄積であるから、第3者からライセンス契約を受ける場合の危険性(打ち切り、契約更新、ロイヤリティ)

・商標権の買い取り交渉のほうがベターな選択

・現に実施している商標権の場合、第3者からライセンス契約を受けるよりも、名称を変更したほうが、長い目で見て得策。

 

第8問 外国で商標権を申請する場合

・マドリッド条約に基づく国際出願

(日本本国での登録商標権があることが要件。日本の特許庁への国際出願→条約事務局での審査→指定国での実体審査。国ごとに出願するよりも、出願にかかる費用が安い、手続や添付書類が簡便。セントラルアタックの危険性、条約加盟国に限定)

・外国の弁理士事務所に依頼して出願

 

第9問 外国でOEM生産する場合、注意すべき点

・商標を外国で第3者が商標権出願される危険性(勝手に生産されたり、税関で差し止められること)

 

 

第10問 外国での著名・周知な商標

・拒絶査定、無効審判請求

・指定商品・役務でない限り保護されない

・当該外国で著名・周知ではない限り保護されない

・他人の商標権について、不正な目的で、日本国内や外国で出願する商標権ブローカー

・日本企業が直接買い取り交渉するよりも、当該国の人(例えば、中国ならば中国人)を立てたほうがコストが安くつく場合もある。

 

 

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