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〜KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(5)〜(第７回)
河野特許事務所 ２００９年９月８日 執筆者：弁理士 河野 英仁
Depuy Spine, Inc., et al.,
Plaintiff-Cross Appellant,
v.
Medtronic Sofamor Danek, Inc., et al.,
Defendants-Appellants.
６．コメント
本件は均等論主張に対する防御の一手法と、KSR最高裁判決後の自明性の判断手法との２つを示す興味深い判決である。機械、電気及び情報の分野においては、”Teach Away”が有効な反論要素となってきたことが近年の傾向といえる。化学及びバイオの分野と異なり、予期せぬ効果を主張することが一般に困難であることから、特許権者はTeach Away及び2次的考察を主に主張する。
KSR最高裁判決後、Teach Awayが争点となった事件として、ICON事件*10、Agrizap事件*11及びAndersen事件*12がある。本事件を含め、各事件とも一の先行技術には全ての構成要件は開示されていないが、他の先行技術に残りの構成要件が開示されている事例である。
いかなる場合にTeach Awayしているといえるかは、各事件で提示された先行技術中の目的、課題、及び効果等を分析することで理解できる。ICON事件及びAgrizap事件は共にTeach Awayしているとはいえず、自明と判断された。Andersen事件及び本事件は、Teach Awayしていることから共に自明でないと判断された。
判決 2009年7月1日
以上
【関連事項】
判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます[PDFファイル]。
http
【注釈】
＊１ Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608 (1950)
＊２ Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assoc., 904 F.2d 677, 683 (Fed. Cir. 1990), overruled in part on other grounds, Cardinal Chem. Co. v. Morton Int’l, Inc., 508 U.S. 83, 92 n.12 (1993).
＊３ 米国特許法第103条(a)は以下のとおり規定している。
発明が， 第102 条に規定するのと同様に開示又は記載がされていない場合であっても，特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が，発明が行われた時点で，その主題が全体として，当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるようなものであるときは，特許を受けることができない。特許性は，発明の行われ方によっては否定されない。
特許庁HP
http
参照。
＊４ KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 1739-40 (2007)
＊５ 678特許のクレーム1は以下のとおりである。
1. Device for stabilizing spinal column segments, comprising a pedicle screw (1) having a threaded shaft portion (3) and a spherically-shaped head (4) at the end of said threaded shaft portion, a receiver member (5) flexibly connected to said head (4), said receiver member being provided with two holes for receiving a rod 916) [sic:(16)], a receiver chamber (7) being provided within said receiver member (5), the receiver chamber (7) having at one end thereof a bore (8) for passing the threaded shaft portion (3) therethrough and an inner hollow spherically-shaped portion (9) for receiving the head (4) of said screw (1), an opening (10) being provided opposite said bore (8) for inserting said screw (1), said device further comprising a compression member (18) for exerting a force onto said head (4) such that said head is pressed against the hollow spherically-shaped portion (9).
＊６ DePuy Acromed, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., No. 01-CV-10165 (D. Mass. Feb. 24, 2004), aff’d in part, rev’d in part sub nom.
＊７ DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 469 F.3d 1005, 1026 (Fed. Cir. 2006) (“DePuy Spine I”).
＊８ In re ICON Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374, 1382 (Fed. Cir. 2007)
＊９ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1(1966)
＊１０ In re ICON Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374, 1382 (Fed. Cir. 2007)、詳細は拙稿「米国特許判例紹介（第５回） KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか（２）」No.62,2007年11月号(http)
＊１１ Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., No. 2007-1415, -1421 (Fed. Cir. 2008) 詳細は拙稿「米国特許判例紹介（第11回） KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか？ 〜組み合わせ自明に関する教科書的事例」No.69,2008年6月号(http)
＊１２ Andersen Corp. v. Pella Corp., et al., 300 Fed.Appx. 893 (Fed. Cir. 2008) 詳細は拙稿「米国特許判例紹介（第19回） ＫＳＲ最高裁判決後自明性の判断は変わったか？（４） 〜阻害要因（Teach Away）があれば自明でない〜」No.77,2009年2月号(http)
（終わり）
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