違法な特許出願の回復が無効理由となるか(最終回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
弁理士

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河野 英仁
河野 英仁
(弁理士)
村田 英幸
(弁護士)

閲覧数順 2016年12月05日更新

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違法な特許出願の回復が無効理由となるか(最終回)

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違法な特許出願の回復が無効理由となるか(第8回)
〜特許無効の抗弁事由〜  
河野特許事務所
米国特許判例紹介(第18回)
Aristocrat Tec. et al.,
Plaintiffs-Appellants,
v.
International Game Tech. et al.,
Defendants-Appellees.
                       
                       2009年1月9日 弁理士 河野 英仁


(2)本判決文では、防御手段である無効理由及び抗弁事由が多数例示され、参考となる判決である。以下に、防御手段である無効理由及び抗弁事由を筆者において調査しチェックリストとしてまとめた。米国特許権侵害を主張された場合に、ご参照頂ければ幸いである。

米国特許法第282条
(1)非侵害、侵害に対する責任の不存在、または、権利行使不能
□特許権の存続期間は満了している。
□ライセンス契約が存在する。
□特許権は消尽した。
□文言上侵害とならない。
□審査経過に禁反言が存在する。
□均等論上侵害とならない。
□均等論上侵害であっても、審査段階で補正されており、かつ、反駁3要件*7を満たさない。
□不公正行為、USPTOへの開示義務違反がある(規則1.56、Inequitable Conduct)。
□means plus functionクレーム(112条パラグラフ6)であり、かつ、実施例に開示された構造等または構造等と均等ではない

(2)特許要件として第II部に規定されている理由をもとにする訴訟において、特許またはいずれかのクレームの無効
□有用性の欠如及び法定主題以外の出願(101条違反)
□新規性がない(102条)
□自明である(103条)

(3) 本法第112条または251条の要件に合致しないことを理由とする訴訟において、特許またはいずれかのクレームの無効
□記載不備がある(112条違反)
□登録から2年経過後の再発行特許においてクレーム範囲を拡大している(251条違反)

(4)本法によって抗弁とされる他の事実または行為
□新規事項(New Matter)追加がある(132条)
□正しい発明者により出願されていない(116条)
□273条に基づく抗弁(有効出願日の1年前からのビジネスモデル特許の善意実施)
□185条違反(米国でなした発明を米国に第1国出願していない)
□272条に基づく抗弁(船舶または飛行機等の使用に不可欠の場合)
□再審査手続きにおいてクレームを不当に拡大している*8(305条違反)
□特許表示がなされていない、時効が成立(286条、287条、損害賠償のみ)


判決 2008年9月22日
以上
【関連事項】
判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます[PDFファイル]。
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1016.pdf
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