米国判例:均等論におけるFunction-Way-Result Test-8- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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村田 英幸
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米国判例:均等論におけるFunction-Way-Result Test-8-

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   米国特許判例紹介:均等論におけるFunction-Way-Result Test
      〜均等論のFunctionと特許表示〜(第8回) 
          河野特許事務所 2009年7月1日
                      執筆者:弁理士  河野 英仁

           Crown Packaging Tech., Inc., et al.,
                    v.
              Rexam Beverage Can Co.,


6.コメント
 均等論のFWRテストにおける機能について議論された案件であり参考となる事件である。本事件の如く、イ号製品が特許発明と同一の機能を発揮するが、特許発明が発揮する他の機能をイ号製品が発揮しない場合に、均等といえるか否かが問題となる。

 本判決では複数の機能が存在する場合の均等の判断について明確な回答が示されていない。今後地裁での差し戻し審において、明確になるものと思われる。筆者は特許発明が発揮する複数の機能の内、最も重要な機能が、均等物において発揮する以上、他の機能の有無にかかわらず均等と判断すべきと考える。そうでなければ、キーとなる機能を同様に発揮しているにもかかわらず、些細な機能の相違を主張するだけで、均等侵害を回避することが可能となるからである。

 損害賠償を制限する特許表示規定は日本に存在しないため、軽視しがちであるが、米国では損害賠償額が巨額であることから、米国特許法287条(a)の適用を巡り頻繁に争われている。米国特許法第287条(a)は本事件の争点に関連する事項に関し、なんら規定しておらず、判例を理解しておくことが重要となる。

 実務上はあらゆる侵害形態を考慮して、方法クレーム及び装置クレームの他、記録媒体クレーム、システムクレーム等を記載する。本事件で判示された如く、複数のカテゴリーについてクレームしている場合でも、方法クレームに関して侵害が成立することを立証できれば、米国特許法第287条(a)の規定にかかわらず損害賠償が認められる。その意味でも、方法クレームを権利化しておく意義は大きいといえる。

【関連事項】
判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます[PDFファイル]。
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1284.pdf

【注釈】
*1 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608 (1950)
*2 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 39-40 (1997)
*3 Crown Packaging Tech., Inc. v. Rexam Beverage Can Co., 531 F. Supp. 2d 629 (D. Del. 2008)
*4 Crown Packaging Tech., Inc. v. Rexam Beverage Can Co., 498 F. Supp. 2d 718 (D. Del. 2007)
*5 クレーム13及び14は以下のとおり。
13. A metal can end for use in packaging beverages under pressure and adapted to be joined to a can body by a seaming process so as to form a double seam therewith using a rotatable chuck comprising first and second circumferentially extending walls, said first and second chuck walls forming a juncture there between, said can end comprising;
a peripheral cover hook, said peripheral cover hook comprising a seaming panel adapted to be formed into a portion of said double seam during said seaming operation;
a central panel;
a wall extending inwardly and downwardly from said cover hook, a first portion of said wall extending from said cover hook to a first point on said wall, said first wall portion adapted to be deformed during said seaming operation so as to be bent upwardly around said juncture of said chuck walls at said first point on said wall, a second portion of said wall extending from said first point to a second point forming a lowermost end of said wall, a line extending between said first and second points being inclined to an axis perpendicular to said central panel at an angle of between 30° and 60°.
14. The end according to claim 13, further comprising an annular reinforcing bead connected to said wall at said second point, said annular reinforcing bead connecting said wall to said central panel.
*6 特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
*7 American Medical Systems, Inc. v. Medical Engineering Corp., 6 F.3d 1523 (Fed. Cir. 1993)
*8 Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075 (Fed. Cir. 1983)
                               判決 2009年3月17日

                                         以上

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