不正行為に基づく抗弁の成立要件（第３回）

不正行為に基づく抗弁の成立要件

～自社関連出願の「重要性」と「欺く意図」～（第３回）

Shanghai Meihao Electric Inc.,
Plaintiff Appellee,
v.
Leviton Manufacturing Company, Inc., et al.,
Defendant-Appellant.

河野特許事務所　２０１０年９月１７日　執筆者：弁理士 　河野　英仁

３．CAFCでの争点
争点１：関連出願及び訴訟の情報は重要か否か
　L社は、766特許に係る出願はGermain出願より先の優先日を有することから、766特許にかかる出願の審査及び再審査の過程においてGermain出願の情報をPTOに提供しなかった。さらには関連特許によりM社に対し訴訟を展開していたが、PTOに対し当該訴訟の情報を提供していなかった。このGermain出願及び訴訟の情報が、766特許に係る出願において「重要」か否かが問題となった。

争点2：L社はPTOを欺く意図があったか否か？
　L社は意図的にGermain出願をPTOに開示しなかったが、L社にPTOを欺く意図があったか否かが争点となった。


４．CAFCの判断
争点1:関連出願は 「真の発明者」及び「ダブルパテント」の観点から重要である
　過去の判例によれば、審査官が出願を特許として発行するか否かを決定するにあたり、重要と判断する実質的見込みがある場合、情報は「重要」とされる^*3。ここで注意すべきは、たとえ、当該情報が特許を無効とすることができない場合でも、PTOに対し隠していた情報は、重要と判断される場合がある^*4。

　しかしながら、重複する情報、または、審査官に既に考慮された情報に対して関連性の低い情報等は、重要でない*5。以上の観点に基づきGermain出願が「重要」か否かを判断する。

(1)「真の発明者」要件(米国特許法第102条(f))
　CAFCは、クレームが実質同一であり、かつ、発明者が相違する自社関連出願は米国特許法第102条(f)の観点から重要であると判断した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第４回へ続く）

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