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〜米国特許法第271条(f)に対する大法廷判決〜(第６回)
河野特許事務所 ２００９年１２月８日 執筆者：弁理士 河野 英仁
Cardiac Pacemakers, Inc., et al.,
Plaintiffs- Appellants,
v.
St. Jude Medical, Inc., et al.,
Defendants-Cross Appellants.
本事件においては訴訟の過程において非自明性の問題等により、C社が装置クレームによる侵害主張を放棄したことから、方法クレームに対する米国特許法第271条(f)の適用の是非が争われた。クレーム作成の際には、特許製品の流通形態を発明者から適切に聞き出し、状況に応じたクレームカテゴリーにてクレームドラフティングをする必要があるといえよう。
判決 2009年8月19日
判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます。
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1296.pdf
【注釈】
＊１ 米国特許法第271条(a)の規定は以下のとおり。
第271条 特許侵害
(a) 本法に別段の定めがある場合を除き，特許の存続期間中に，権限を有することなく，特許発明を合衆国において生産し，使用し，販売の申出をし若しくは販売する者，又は特許発明を合衆国に輸入する者は，特許を侵害することになる。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
参照。
＊２ 288特許のクレーム1及び4は以下のとおり。
1. A method of heart stimulation using an implantable heart stimulator capable of detecting a plurality of arrhythmias and capable of being programmed to undergo a single or multi-mode operation to treat a detected arrhythmia, corresponding to said mode of operation the method comprising:
(a) determining a heart condition of the heart from among a plurality of conditions of the heart;
(b) selecting at least one mode of operation of the implantable heart stimulator which operation includes a unique sequence of events corresponding to said determined condition;
(c) executing said at least one mode of operation of said implantable heart stimulator thereby to treat said determined heart condition.
4. The method of claim 1, wherein said at least one mode of operation of said implantable heart stimulator includes cardioversion.
＊３ 米国特許法第103条の規定は以下のとおり。
第103条 特許要件；自明でない主題
(a) 発明が，第102条に規定するのと同様に開示又は記載がされていない場合であっても，特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が，発明が行われた時点で，その主題が全体として，当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるようなものであるときは，特許を受けることができない。特許性は，発明の行われ方によっては否定されない。
前掲特許庁HP
＊４ Means Plus Functionクレーム(MPFクレーム)は”means for 〜ing (〜する手段)”の如く具体的な構造を特定することなく、作用的な記載とするクレーム形式である。作用的な記載を認める代償として、その権利範囲は実施例に記載された構造等及びその均等物に限定解釈される。MPFクレームに関する根拠条文は米国特許法第112条パラグラフ6である。米国特許法第112条パラグラフ6は、以下のとおり規定している。
「組合せに係るクレームの要素は，その構造，材料又はそれを支える作用を詳述することなく，特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ，当該クレームは，明細書に記載された対応する構造，材料又は作用，及びそれらの均等物を対象としていると解釈されるものとする。」
前掲特許庁HP
＊５ Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., No. IP-96-1718-C, 2002 U.S Dist. LEXIS 14767, at *7 (S.D. Ind. July 5, 2002)
＊６ Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 144 F. App’x 106 (Fed. Cir. 2005)
＊７ Damages Decision, 418 F. Supp. 2d at 1042-44
＊８ 交差上訴(Cross-Appeal)とは下級裁判所の判決後に、控訴された側が行う控訴をいう。
＊９ Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 303 F. App’x 884 (Fed. Cir. 2008)
＊１０ en banc:大法廷(オンバンク)。事件の重要性に鑑み、裁判官全員によるヒアリングが行われる。Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., No. 07-1296, -1347, 2009 U.S. LEXIS 4379 (Mar. 6, 2009).
＊１１ 米国特許法第271条(f)は以下のとおり。
(f)(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
前掲特許庁HP
＊１２ Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972)
＊１３ 例えばAT&T最高裁判決が参考となる。Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437, 444 & n.3 (2007) 拙稿「Microsoft Corporation v. AT&T Corp. 域外適用を規定する271条(f)のソフトウェア特許に対する抜け穴」知財ぷりずむNo.58 2007年7月号参照
(http://www.knpt.com/contents/cafc/2007.0501/2007.0501.htm)
＊１４ Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co., 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)
＊１５ 米国特許法第101条の規定は以下のとおり
35 U.S.C. 101Inventions patentable.
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
前掲特許庁HP
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