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河野特許事務所 2009年9月10日 執筆者：弁理士 河野 英仁
１．USPTO（米国特許商標庁）は米国特許法第101条*1に規定する要件を具備するか否かの審査に用いる内部インストラクションを策定した。当該インストラクションは、法定主題に関するMPEP2106(IV), 2106.01 及び 2106.02を含む以前のガイドラインに取って代わるものであり、2009年8月24日以降の審査において利用される。
ビジネス方法を含む方法のクレームに対する米国特許法第101条の判断基準を巡っては、現在最高裁におけるBilski v. Kappos事件にて争われている。次回の審理は2009年11月9日に行われることが決定しており、来年の春頃に最高裁が何らかの指針を示すものと予想されている。
本インストラクションは暫定的なものであり、実質的な規則の制定を構成するものでなく、また、法的拘束力を有するものではないが、当面本インストラクションに則って米国特許法第101条の法定主題に関する審査が行われる。
２．インストラクションの内容は以下のとおりである。
方法クレームが米国特許法第101条の要件を具備するためには、CAFC大法廷で判示されたMachine-or Transformation test(機械or変換テスト、以下M-or-T test)を満たさなければならない*2。
以下に示す、フローチャートに基づき審査手順を説明する。なお、クレームは「最も広い合理的な意味(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)」に基づいて解釈する。
(1) ステップ1 機械テスト
まず、方法クレームにおける当該方法が特定の機械に実装されることを要求しているか否かを判断する（ステップＳ１）。すなわち、方法クレームが特定の機械または装置と結びつけられているか否かを判断する。方法が特定の機械に実装されていないと判断した場合（ステップＳ１でＮＯ）、ステップＳ２の変換テストへ移行する。
また、ステップＳ１において方法が機械を実装している場合（ステップＳ１でＹＥＳ）、ステップＳ３へ移行する。
(2) ステップ2 変換テスト
変換テストにおいては、方法クレームにおける当該方法が特定物を変換することを要求しているか否かを判断する（ステップＳ２）。方法が特定物を変換していない場合（ステップＳ２でＮＯ）、当該方法は米国特許法第101条にいう法定主題に該当しない（ステップＳ５）。
方法が特定物を変換している場合（ステップＳ２でＹＥＳ）、ステップＳ４へ移行する。
ここで、物(article)の「変換」とは、「物」が異なる状態(state)または物体(thing)へ変化することを意味する。思考変化または人間の行動変化に見られる純粋な思考プロセスは法定要件を満たす変換とはいえない。
電子データに関しては、数学的操作そのものは法定要件を満たす変換とはいえない。しかし、電子データの性質(nature)が異なる機能を有するように、或いは、電子データの性質が異なる用途に適するように、当該電子データの性質が変化する場合、電子データの変換と判断される。
(3) ステップ 3 直接導かれる命題
クレームの方法が機械を実装している（ステップＳ１でＹＥＳ）、または、後述する如く方法が特定物を変換している（ステップＳ２でＹＥＳ）としても、M-or-T testから直接導かれる以下の2つの命題を満たさなければならない。
2つの命題は以下のとおりである。
(i) 第1命題：特定機械の使用、または、特定物の変換はクレームの範囲に意味のある制限を課さなければならない。よって単なる使用分野の制限(field-of-use limitation)だけでは不十分である。
ここで「使用分野」の制限とは、例えば、方法クレーム中に、
「for use with a machine機械と共に使用するために」、または
「for transforming an article物を変換するために」等の使用分野を単に限定するに過ぎない記載を意味する。かかる「使用分野」の制限はクレーム発明の範囲に現実的な制限を課すものではない。
形式的に機械または変換の文言が記載されていたとしても、当該クレームは、機械が方法を実装することを必要としないものであり、または、方法のステップが物を変換させることを必要としないものであることから、第1命題としての要件を課したものである。
(ii) 第2命題：特定機械の使用または特定物の変換は、意味のない「余分な解決」動作(insignificant “extra-solution” activity)以上のものを含まなければならない。
意味のない余分な解決動作とは、出願人により発明された方法の目的の中心とならない動作を意味する。例えば、方法の全ての適用(applications)が、何らかの形態でデータ収集を必要とする場合、当該方法において使用するデータを収集することは、クレームにおいて意味のある限定を課すものとは言えない。
ステップＳ３においては、以上述べた「特定機械の使用がクレーム範囲に意味のある限定を課しているか否か？（使用分野の制限以上のものか？）」、かつ、「機械の使用が意味のない余分な解決動作以上のものか？」が判断される。ステップＳ３においてＹＥＳの場合、米国特許法第101条にいう法定主題の要件を満たす（ステップＳ６）。一方、ステップＳ３においてＮＯの場合、ステップＳ２へ移行する。
(iv) ステップ4 直接導かれる命題
ステップＳ４ではステップＳ３と同様に、変換がクレーム範囲に意味のある限定を課しているか否か？（使用分野制限以上のものか？）、かつ、変換が意味のない余分な解決動作以上のものか？を判断する。
ステップＳ４においてＮＯの場合、当該方法は米国特許法第101条にいう法定主題に該当しない（ステップＳ５）。ステップＳ４においてＹＥＳの場合、当該方法は米国特許法第101条にいう法定主題に該当する（ステップＳ６）。
