インド特許法の基礎（第９回）（２）～特許出願（５）～

インド特許法の基礎（第９回）（２）

～特許出願（５）～

2014年4月4日

執筆者　河野特許事務所

弁理士　安田　恵

５．考察

(1)審決について

　ＩＰＡＢの結論は妥当と考える。特許出願権の譲受人が特許出願を行う際、特許出願権の証拠を提出しなければならない点は、インド特許法に条文レベルで規定されており、特許出願権の提出義務が条約出願において免除されることを明示した条文は見当たら無い。第139条はインド特許法の条文が条約出願にも適用されることが規定されている。規則10の説明には、「本条規則の適用上，インドを指定する国際出願に対応する出願の場合における6月の期間は，対応する出願がインドにおいてされた実際の日付から起算する。」とされており、第7条(2)の規定がインドを指定するＰＣＴ出願に適用されることが想定されている。この説明は国際出願に関するものであるが、条約出願に第7条(2)が適用されることを除外しているとは必ずしも言えず、条約出願のみを例外的に取り扱う理由は無いと思われる。

　現在の運用はともかく、基礎出願と条約出願の出願人が同一であっても、出願権の譲受人が条約出願を行う場合、特許出願権の証拠を提出しなければならないとする解釈は妥当と考える。

　一方、基礎出願の出願人と、条約出願の出願人が一致していれば、条約出願の出願人が特許出願権の証拠を有しているものと推定し、特許出願権の証拠の提出を求め無いとする運用自体は、違法性が無いと考えることもできる。長官は、願書等の書類がインド特許法又は規則に定められた要件を満たさないと考えた場合、出願を拒絶し、又は補正を求めることができる（第15条）。第15条[1]は、インド特許法又は規則に定められた要件を満たさない場合、出願を拒絶しなければならないとは規定されておらず[2]、長官の拒絶又は補正を求める権限を規定している。従って、第15条の文言上、手続きの円滑化のため、特定の条件を満たす場合、特許出願権の証拠の提出は求めず、特許査定を行っても良いと考えられる。仮に、特許出願権を有しない者が条約出願を行った場合、その条約出願に係る特許権は冒認出願として異議申立理由（第25条(1)(a)，(2)(a)），無効理由（第64条(1)(b)）等の実体的な瑕疵を有する権利となる。

　また、出願人に特許出願権の証拠を提出する機会を付与し、手続上の瑕疵を回復させるべく、特許査定を取り消すべきとする結論に至る根拠には疑問がある。条文上、出願権の譲受人が特許出願を行う場合、特許出願権の証拠を特許庁に提出しなければならない（第7条(2)）。長官は、特許出願がインド特許法の要件を遵守しない場合、出願を拒絶し、補正を求める権限を有する。本件では、長官はかかる権限に基づいて、出願を拒絶する理由を通知し、出願権の証拠を提出する機会を十分に与えた上で、特許出願を拒絶しており、拒絶査定の結論及び手続きは、適法と考えることもできる。ただ、現在の慣行に従って手続きを行った出願人を救済するということからすると妥当な結論とも思える。

(2)実務上の対応

(a)上記のような審決がなされたが、特許庁の運用が変わる可能性については不明である[3]。規則上、特許出願日から６ヶ月以内に特許出願権の証拠を提出しなければならないが、現在出願中の特許出願について特許出願権の証拠が未提出であっても、特許出願が即拒絶されることは無く、少なくとも出願人に通知される審査報告において、特許出願権の証拠を提出する機会が与えられると考えられる。

　これからインドへ条約出願を行う場合、法律上は特許出願権の証拠を提出すべきと考えられるが、手続き負担を考え、証拠の提出を留保するということも考えられる。これまでの運用が継続される可能性が高く、仮に特許出願権の証拠が未提出でも、この証拠提出の機会が与えられると考えた場合、出願時点で特許出願権の証拠を提出しなくても良いと考えることができる。ただ、特許出願権の証拠を求められた場合、反論によって審査官の求めを拒否することは得策では無いと考える。特許出願権の証拠を用意しておき、証拠が求められた場合、提出できるようにしておく必要がある。

　もちろん、手続き負担に問題が無ければ、出願時に特許出願権の証拠を提出することができる。また、インドを指定するＰＣＴ出願を行う際、出願人の資格に関する申立を行っておくと良いと考える（PCT規則4.17）。

(b)特許出願権の証拠を提出すること無く特許権が成立した場合、第7条(2)の規定に違反して特許権が発生することになる。この場合、特許権の有効性が懸念されるが、第7条(2)違反は、異議申立理由（第25条）、無効理由（第64条）に挙げられていないため、実体的に出願人が特許出願権を有していれば、権利の有効性に問題は無いと考える。

以上