特許法条約批准に伴う米国特許法規則改正のポイント（第２回）

特許法条約批准に伴う米国特許法規則改正のポイント（第２回）

2014年1月21日

河野特許事務所
弁理士　河野英仁

5.優先権の回復

(1)優先権主張が遅れた場合の取り扱い

　PLT第13条は優先権主張の訂正に関し以下の通り規定している。

PLT第 13 条

優先権主張の訂正又は追加；優先権の権利の回復

(1)　［優先権主張の訂正又は追加］　規則に別段の定めがある場合を除き、締約国は、以下を条件として、出願（「後の出願」）に関して優先権主張の訂正又は追加を規定する。

(i) その趣意での申請が規則に定める要件に従って官庁に対しなされていること、

(ii) 申請が規則に定める期間内に提出されていること、及び、

(iii) 後の出願の出願日が、優先権が主張されている先の出願の出願日から起算される優先期間の満了日を超えていないこと。

(2)［遅れて出願された後の出願］第15条を勘案し締約国は、先の出願の優先権を主張している又は主張することができた出願（「後の出願」）の出願日が、優先期間の満了日より遅いが、規則に定める期間内である場合は、以下を条件として、官庁は、優先権の権利を回復することを規定する。

(i) その趣意の申請が規則に定める要件に従って官庁に対してなされること、

(ii) 申請が規則に定める期間内に提出されていること、

(iii) 優先期間を遵守できなかった理由を申請において明示すること、及び、

(iv)　後の出願が優先期間内に提出できなかったことが、状況に応じたしかるべき措置を講じたにもかかわらずに生したものであること、又は締約国の選択により、それが故意ではなかったことを官庁が認可すること。

(3)［先の出願の写しの提出不履行］　締約国は、第6条(5)に基づき要求される先の出願の写しが、第6条に従って規則に定められた期間内に官庁に提出されなかった場合、以下を条件として、官庁は、優先権の権利を回復することを規定する。

(i) その趣意での申請が規則に定める要件に従って官庁に対してなされていること、

(ii) 第6条(5)に基づく規則に定められた先の出願の写しの提出のための申請が期間内に提出されていること、

(iii) 提供されるべき写しの請求が、先の出願が提出された官庁に対して規則に定める期

間内になされていることを官庁が認可すること、及び、

(iv) 先の出願の写しを規則に定める期間内に提出すること。

(4)［料金］　締約国は、(1)から(3)に基づく申請に関して料金を支払うことを要求することができる。

(5)［証拠］　締約国は、(2)(iii)に規定された理由を裏付ける宣言書又は他の証拠を、官庁によって設定された期間内に官庁に提出することを要求することができる。

(6)［拒絶に際しての意見を述べる機会］　(1)から(3)に基づく申請は、申請者が、拒絶されることに関して合理的な期間内に意見を述べるための機会を与えられることなしに、全て又は一部を拒絶されることはない。

　すなわち、PLT第13条(2)では優先権主張出願が12ヵ月の優先権主張期間内に行われなかったとしても故意ではない場合、優先権の回復を認める旨規定している。

　これを受けて、米国特許法規則1.55が改正された。規則1.55(c)では、後の出願が、優先権主張期限の満了後の出願日を有するが、当該期限満了日から2ヵ月以内である場合、国際特許出願に関するPCT規則26条の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定[1]、または、請願書の提出により、後の出願の優先権を復活することができる旨規定している。ただし、後の出願の提出の遅延が、故意によるものではないことが必要とされる。

　改正内容は以下のとおり。

(2)時期に遅れた優先権主張の手続

　故意でないことを理由に優先日から14月以内に優先権主張を行う場合、以下の書類を含む請願書を提出しなければならない。

(i)既に提出されている場合を除き、優先権が主張される外国特許出願を特定しており、出願番号、国(知的財産機関)、出願年月日を特定する出願データシート(規則1.76(b)(6))における米国特許法第119条(a)～(d)または(f)、または365条(a)または(b)に基づく優先権の主張

(ii)規則1.17(m)に規定する請願費(1700ドル)

(iii)12ヵ月期限内に後の出願を提出することの遅延が、故意によるものでないことの陳述書

(3)施行時期

　2013年12月18日から施行される。なお、対象出願及び特許の出願日及び登録日に関わらず2013年12月18日以降から適用される。

(4)故意によるものではないことの基準

　一連の改正により故意でない場合の救済が認められることとなった。MPEP711.03(c)(II)(C)(1)では、「故意でない」とは認められない例を過去の判例に照らし以下のとおり記載している。

認められない例

(i)出願人が意図的に選択した手続の進め方から生じた遅延は，特許規則1.137(b)に規制を受ける範囲内の「故意でない」遅延ではない。

(ii)出願人が，(クレームが特許できない，庁指令における拒絶が克服できない，又は発明が継続手続を正当化するほどの十分な商業的価値がない等の理由により)出願が放棄されることを意図的に容認する場合は，当該出願放棄は，意図的に選択した手続の進め方とみなされ，その結果生じる遅延は，特許規則1.137(b)の規制を受ける範囲内の「故意でない」ものとみなされない[2]。

(iii)意図的に進められる手続は，出願人が再検討した上で，取るべきであった手続に対して考えが変わった場合に，故意でないものにはならない[3]。

(iv)出願人が意図的に選択した手続の進め方から生じる遅延は，次の理由の何れかでは，特許規則1.137(b)の規制を受ける範囲内の「故意でない」遅延とならない。

(A) 未決の庁指令において依拠された参照事項を克服してクレームが許可可能になると出願人がみなさない。

(B) 許可された又は許可可能なクレームが，特許取得費用に見合った十分な幅又は範囲を有すると出願人がみなさない。

(C) 特許に特許取得費用に見合った十分な価値があると出願人がみなさない。

(D) 特許が特許取得して得られる利益を維持するほど十分な価値を有するものであると出願人がみなさない。又は

(E) 出願人が，最終的に特許取得することに依然として関心を有しながらも，特許手数料及び手続手数料を延納しようとしているにすぎない。

(v)出願放棄の後に生じる状況の変化は，出願放棄を容認することを過去に意図的に決定したことから生じた遅延を，「故意でない」ものにしない。

6.要約書の文字数制限

　規則1.72では要約書のワード数は150を超えてはならないと規定されていた。今回の法改正により「好ましくは150ワードを超えてはならない」と規則1.72が改正された。もちろん極端にワード数が多くなることは避けるべきではあるが、今後は特段ワード数を気にすることなく要約書を作成すればよいこととなった。改正内容は以下のとおりである。

　本規則は2013年12月18日施行される。ただし、2013年12月18日以降の出願のみならず、2013年12月18日以前の出願日を有する出願にも同様に適用される。

以上

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