米国特許法改正規則ガイド 第8回 (第3回) - 各種の特許・商標・著作権 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許法改正規則ガイド 第8回 (第3回)

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米国特許法改正規則ガイド 

 第8回 (第3回)

発明者の宣誓または宣言と、譲受人による出願(AIAセクション4)

河野特許事務所 2012年10月26日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

(8)施行時期

 2012年9月16日に施行される。

 宣誓書または宣言書について改正後のものを利用するか、改正前のものを利用するかは、米国出願日を基準に判断する。また継続的出願については、発明者が追加されるなど特段の理由がない限り、既に提出済みの宣誓書または宣言書の写しを利用することができる。なお、PCT出願については、国際出願日が2012年9月16日以降であれば、改正後の宣誓書または宣言書を利用する。

 

(9)改正法

改正前

改正後

第115 条 出願人の宣誓

出願人は,特許を求める方法,機械,製品若しくは組成物又はそれらの改良に関し,本人が本来かつ最初の発明者であると信じる旨の宣誓をし,また,同人が何れの国の国民であるかを述べなければならない。当該宣誓は,合衆国内において宣誓をさせる権限を法律によって与えられている者の面前で,又は,外国においてするときは,宣誓をさせる権限を与えられている合衆国の外交官若しくは領事官の面前で,又は出願人が居住する外国において官印を保有し,かつ,宣誓をさせる権限を与えられている職員であって,その権限が合衆国の外交官又は領事官の証明書により,又は合衆国において指名された職員の添書に,条約若しくは協定により,同様の効力を与える外国によって指名された職員の添書によって証明されている者の面前で行うことができる。宣誓は,宣誓が行われた州又は国の法律を遵守している場合に有効である。出願が発明者以外の者により,本法の規定に従ってなされる場合は,宣誓は出願人が実行することができる形式に変更することができる。本条の適用上,領事官には,海外勤務の合衆国国民であって,修正された改正制定法集(合衆国法典第22 巻第4221 条)第1750 条により,公証職務を行う権限を与えられている者を含めるものとする。

第115条 発明者の宣誓または宣言

(a)発明者の名前;発明者の宣誓書または宣言書-米国特許法第111条(a)(特許出願)の規定に基づき出願された特許出願または米国特許法第371条(国内段階)に基づき国内移行を開始した出願は、当該出願のクレーム発明の発明者の名前を含む、或いは、含むよう補正されるものとする。本章で規定されている場合を除き、特許出願のクレーム発明の発明者または共同発明者である各人は、出願に関し宣誓書または宣言書にサインするものとする。

(b)要求される説明-サブセクション(a)に基づく宣誓書または宣言書は以下の説明を含むものとする—

  (1)出願が、宣誓供述者または署名宣誓人によりなされた、または、承認されたこと、及び、

  (2)当該個人が、自身が特許出願におけるクレーム発明の原発明者または原共同発明者であると信じていること。

(c)追加の要件-長官は、サブセクション(a)の規定に基づく宣誓書または宣言書に含むよう要求される発明者及び発明に関する情報を追加するよう指定することができる。

(d)代替陳述書-

(1)概要-サブセクション(a)に基づく宣誓書または宣言書へのサインに代えて、パラグラフ(2)において記載された状況下及び長官が規則により特定する追加の状況下において、特許出願人は代替陳述書を提供することができる。

(2)許可される状況-サブパラグラフ(1)における代替陳述書は、以下の者に関し許可される-

 (A) サブセクション(a)の規定に基づき、宣誓書または宣言書を提出することができない者であって、以下の者—

   (i)死亡した者

   (ii)法的無能力者

   (iii)真摯な努力によっても発見または連絡できない者

 (B)発明を譲渡する義務があるが、サブセクション(a)のもと宣誓または宣言することを拒否した者

 (3)内容-本サブセクションに基づく代替陳述書は-

   (A) 陳述書を適用する個人を特定するものとし、;

  (B) サブセクション(a)の宣誓書または宣言書に代えて代替陳述書を提出することについての許可根拠を示す状況を明記するものとし;かつ

  (C)長官により追加の情報(提示も含む)が要求された場合、それらを包含するものとする。

(e)譲渡証の記録に要求される説明をおこなうこと-特許出願の譲渡義務のある個人は、サブセクション(b)及び(c)のもと、陳述書を分けて提出する代わりに、個人によりなされる譲渡証において要求された説明を含むことができる。

(f)提出時-米国特許法第151条に基づく特許許可通知は、特許出願人が各必要とされる宣誓書または宣言書をサブセクション(a)のもと提出した場合、または、サブセクション(d)に規定する代替陳述書を提出したか、もしくはサブセクション(e)の要件に合致する譲渡証が記録された場合にのみ、特許出願人に提供される。

(g)要求された説明または代替陳述書を含む先出願-

 (1)例外-本セクションに基づく要件は、発明者または共同発明者として個人の名前が記載されており、かつ、米国特許法第120条(継続出願),121条(分割出願)または365条(c)( 合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)に基づく先出願の利益を主張する特許出願に関する個人に対し、以下の場合、適用されないものとする、

  (A)サブセクション(a)の要件に合致する宣誓書または宣言書が、個人によりサインされ、先出願に関連して提出された場合;

  (B)サブセクション(d)の要件に合致する代替陳述書が、当該個人に関する先出願に関連して提出されていた場合;または

  (C)サブセクション(e)に規定する要件に合致する譲渡証が、先出願に関連して個人によりなされ、かつ、先出願に関連して記録されていた場合。

 (2) 宣誓書、宣言書、陳述書または譲渡書の写し-パラグラフ(1)の記載に関わらず、長官は、先の出願に関連して提出されたサイン済みの宣誓書もしくは宣言書、代替陳述書または譲渡書の写しを、後の出願に含めるよう要求することができる。

(h) 補充および補正した陳述書;追加陳述書の提出

 (1) 概説-本セクションで要求される陳述書を提出する者は、何人でも、何時でも、当該陳述書の取り下げ、差し替え、または補正を行うことが許可される。発明者の名で、本セクションに基づき1以上の追加陳述書の提出を要求する変更がなされた場合、長官は、そのような追加陳述書の提出を許可する規則を定めることとする。

 (2) 不要な補充陳述書-個人が、ある特許出願に関してサブセクション(a)の要件を満たす宣誓書もしくは宣言書、またはサブセクション(e)の要件を満たす譲渡書にサインした場合、長官は、それ以降、当該個人に当該特許出願または当該特許出願に対して発行されたすべての特許に関して本セクションで要求されるものと同等の宣誓書、宣言書、またはその他の陳述書を追加で提出するよう求めることはできない。

 (3) 救済条項-本セクションに基づく要件に合致しない場合でも、パラグラフ(1)に記載のとおり合致するよう改善された場合、特許を無効または権利行使不能とすることはない。

(i) ペナルティの認識-本セクションに従って提出される宣誓書または陳述書に、意図的な虚偽の記述があれば、米国法典第18巻1001条(section 1001 of title 18)に基づき罰金または5年以下の懲役により罰せられることを承知する旨の記載を、宣誓書または陳述書に含むこととする。

第118 条 発明者以外の者による出願

発明者が特許出願をすることを拒否する,又は適切な努力をしたにも拘らず発明者を発見することができない若しくは発明者に連絡することができない場合は,発明者から発明を譲渡されている若しくは書面により譲渡の同意を得ている者,又はそれ以外に,出願行為を正当化する事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は,該当する事実の証明に基づき,かつ,出願行為が当事者の権利を確保するため又は回復することができない損害を防ぐために必要であることを立証して,発明者の代わりに代理人として特許出願をすることができる。

特許商標庁長官は,当該発明者に,同長官が十分であるとみなす通知を行い,かつ,同長官が定める規則に従って,特許を付与することができる。

第118条発明者以外の出願

発明者が発明を譲渡する者または発明者が発明を譲渡する義務のある者は、特許出願を行うことができる。それ以外に、事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は,発明者の代わりに及び代理人として、該当する事実の証明に基づき、かつ、出願行為が当事者の権利を確保するために必要であることを立証して、特許出願を行うことができる。長官が発明者以外の者により本章に基づき申請された出願に係る特許を認めた場合、当該特許は、長官が条件を満たすと判断したことを発明者に通知することにより、実際の利害関係のある当事者に対し認められる。

 

(第4回へ続く)

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