米国改正特許法逐条解説 第2回 (第11回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国改正特許法逐条解説 第2回 (第11回)

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米国改正特許法逐条解説  (第11回)

~第2回 冒認出願とレビュー手続~

河野特許事務所 2012年 2月1日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

第315 条 不服申立

(a) 特許所有者

この章に基づく当事者系再審査手続の当事者である特許所有者は,

(1) 特許の原クレーム又は提案された補正クレーム若しくは新規クレームの特許性についての不利な決定に関し,第134 条の規定に基づいて審判請求をすること及び第141 条から第144 条までの規定に基づいて上訴をすることができ,また

(2) (b)に基づいて第三者請求人が行う不服申立の当事者となることができる。

(b) 第三者請求人

第三者請求人は,

(1) 特許の原クレーム又は提案された補正クレーム若しくは新規クレームの特許性についての有利な最終決定に関し,第134 条の規定に基づいて審判請求をすること及び第141 条から第144 条までの規定に基づいて上訴をすることができ,また

(2) (c)に従うことを条件として,特許所有者が第134 条又は第141 条から第144 条までの規定に基づいて行う不服申立についての当事者となることができる。

(c) 民事訴訟

第三者請求人による当事者系再審査請求の結果,第313 条に基づく命令が出された場合は,当該第三者請求人は,有効であり,特許性があると最終的に決定されたクレームの無効を,後日,その全部又は一部が合衆国法典第28 巻第1338 条に基づいて生じる民事訴訟において,当該第三者請求人が当事者系再審査手続において提起した又は提起することが可能であった理由に基づいて主張することは禁じられる。本項は,当事者系再審査手続の時点で,第

三者請求人及び特許商標庁が入手することができず,新たに発見された先行技術に基づいて無効を主張することを妨げない。

315条他の手続または訴訟との関係

(a)侵害者の民事訴訟

 (1)民事訴訟により制限されるIPR- IPR申し立て日前に、申し立て人または利害関係のある実際の当事者(real party)が特許のクレームの有効性について争う民事訴訟を提起している場合、IPRは開始することができない。

 (2) 民事訴訟の中断-申立人または利害関係のある実際の当事者が、申立人がIPRを提出する日以降に特許のクレームの有効性を争う民事訴訟を提起した場合、当該民事訴訟は以下に述べる場合まで自動的に中断される--

  (A)特許権者が裁判所に中断の解除を求めた場合;

 (B) 特許権者が、申立人または実際の利害関係人が特許を侵害する事を理由に、民事訴訟を提起、または、反訴を提起した場合

  (C)申立人または実際の利害関係人が、裁判所に民事訴訟を棄却するよう求めた場合。

 (3)反訴の対応-特許クレームの有効性を争う反訴は、このサブセクションにおいて、特許クレームの有効性を争う民事訴訟を構成しない

(b)特許権者の訴訟-手続(proceeding)を要求する申し立てが、申立人、実際の利害関係人または申立人の利害関係人が、特許権侵害訴訟を提起した日から1年を超えて提出された場合、IPRは開始されない。前文において規定された時期的制限は(c)に規定する共同要求に対しては適用されない。

(c)共同-長官がIPRを開始した場合、長官は自身の裁量において、米国特許法第313条に基づく予備反論を受領した後または当該予備反論の提出期限を過ぎた後に、ある者が米国特許法第311条に基づく申し立てを適切に提出したIPRに当事者として加わることができる。

(d)複数の手続-米国特許法第135条(a)(由来(冒認)手続derivation proceedings)、251条(再発行)及び252条(再発行の効力)、第30章(査定系再審査)に関わらず、本章に基づくIPR継続中において、特許に関する他の手続または事件が特許庁に存在する場合、長官は、IPRまたは他の手続、或いは事件を進める方法(これには、事件または手続の中断、移送、併合または終了が含まれる)を決定することができる。

(e)禁反言

 (1)特許庁に対する手続-米国特許法第318条(a)(審判部の決定)の規定に基づく最終書面決定をもたらす、ある特許のクレームに対して本章に基づき提出されたIPRの申立人、または実際の利害関係人もしくは申立人の利害関係人は、特許庁に対し、申立人が既にIPR手続で主張し、または、合理的に主張し得た何らかの理由に基づいて、当該クレームに関する手続を要求または維持することができない。

 (2)民事訴訟及び他の手続-米国特許法第328条(a)(審判部の決定)の規定に基づく最終書面決定をもたらす、ある特許のクレームに対して本章に基づき提出されたIPRの申立人、または実際の利害関係人もしくは申立人の利害関係人は、米国法典第28巻1338条に基づき全体的もしくは部分的に提起された民事訴訟、または、1930年関税法第337条に基づくITCにおける手続のどちらかにおいて、当該クレームが、申立人がIPR手続において既に主張しまたは合理的に主張し得たであろう何らかの理由によって無効であるとの主張することができない。

 

(第12回へ続く)

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