米国特許判例紹介：Bilski最高裁判決後の保護適格性判断(第５回)

米国特許判例紹介：　Bilski最高裁判決後の保護適格性判断(第５回)

～記録媒体クレームに対する判断～

　　　　　　　　　　　　　　　　Cybersource Corp.,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plaintiff Appellant,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v.

　　　　　　　　　　　　　　　　Retail Decisions, Inc.,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Defendant- Appellee.

河野特許事務所　２０１１年１２月２６日　執筆者：弁理士 　河野　英仁

(3)装置クレーム

　原告は、クレーム2のカテゴリーは「方法」ではなく、米国特許法第101条において規定されている「製造物」であることから、クレーム2はそれ自体保護適格性を有すると主張した。

　CAFCは、単にクレームのカテゴリーだけに着目するのではなく、保護適格性に関しては、発明の根本に着目しなければならないと述べた。クレーム2及び3双方の基礎をなす発明は、クレジットカード詐欺を検出する方法であり、コンピュータ読み取り可能な情報を記憶する製造物ではないことは明らかであることから、原告の当該主張を退けた。

　CAFCは、クレーム2は確かに記録媒体クレームフォーマットであるが、実質的に方法クレーム3と同内容であるため、保護適格性判断を行う際に、クレーム2を方法クレームとして取り扱った。

　CAFCは、記録媒体クレーム2を方法クレームとして分析し、機械変換テストを満たすか否か判断した。

(i)変換テスト

　原告は、クレーム2は、インターネットクレジットカード取引を示すデータの変換に言及しており、変換テストを満たすと主張した。原告によれば、クレーム2はIPアドレスまたは電子メールアドレス等の「インターネットアドレス」を使用しており、インターネットアドレスを利用するインターネット取引からクレジットカード番号「マップ」を構築していることから、データの変換があると主張した。しかしながら、CAFCは、これは、単なるデータの操作(manipulation)または再編成(reorganization)にすぎず、変換テストを満たさないと判断した。

(ii)機械テスト

　原告は、クレーム2は「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」と記載しており、コンピュータシステムのプロセッサによってのみ実行されるソフトウェア命令を含んでいることから、機械テストを満たすと主張した。

　CAFCは、機械の使用は、クレームの範囲において意味のある限定を行っていなければならないと述べた。すなわち、「機械は、クレームされた方法を実行させることにおいて、明確な役割を果たさなければならない。[1]」

　最終的に、CAFCは、方法クレーム3の心理プロセスを実行するためのコンピュータの付随的な使用は、クレームに十分に意味のある限定をなしているとはいえないことから、記録媒体クレーム2の「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」それ自体は、クレーム3において特許できない方法を、米国特許法第101条の元、保護適格性ありとすることはできないと結論づけた。

　CAFCは、クレーム2及び3は特許を受けることができない心理的プロセスを独占しようと試みていることから、米国特許法第101条の規定に基づき、無効であると結論づけた。

５．結論

　CAFC大法廷は、保護適格性を有さず、特許は無効であるとした地裁の判断を支持する判決をなした。

６．コメント

　Bilski最高裁判決後、いくつかの事件において保護適格性の有無が争点となっている。本事件における方法クレーム3は心理プロセスをクレームしており、抽象的なアイデアについての独占を認めないBenson最高裁判決の判示事項に従い、特許を無効とした。

　また、クレーム2は記録媒体クレームであるが、実質的に方法クレーム3の各ステップを記載している。クレームのカテゴリーが記録媒体であり、かつ、各ステップがプロセッサにより実行されると記載されていたとしても、意味のある限定がなされておらず、また心理プロセス自体の独占を試みるものであることから、保護適格性を有さないと判断された。

判決　2011年8月16日

以上

【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができる[PDFファイル]。

http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1358.pdf

[1] SiRF Tech., Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 601 F.3d 1319, 1333 (Fed. Cir. 2010)

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