米国改正特許法逐条解説（第２回）

米国改正特許法逐条解説（第２回）

～第１回　先発明主義から先願主義へ～

河野特許事務所　２０１１年１１月２５日　執筆者：弁理士 　河野　英仁

(ii)米国特許法第102条(b)　グレースピリオド

　米国特許法第102条(b)は所謂グレースピリオドについて規定しており有効出願日前1年以内の開示行為によっては新規性を喪失しない旨規定している。改正前は「合衆国若しくは外国において特許を受けた若しくは刊行物に記載されたか，又は合衆国において公然実施若しくは販売」と規定されていたが、改正後はあらゆる「開示」行為を含むようになった。

(iii)米国特許法第102条(d)　ヒルマードクトリンの廃止

　改正法第102条(d)は拡大先願の地位を有する出願を明確に定義し、所謂ヒルマードクトリンとよばれる問題を解決した。ヒルマードクトリンは、Hilmer事件[1]において形成された後願排除効に関する論理である。Hilmer事件において、出願人は、ドイツに第1国特許出願し、第1国特許出願に基づく優先権を主張して、米国に特許出願を行った。この際、後願排除効を有する日が、第1国特許出願日であるのか、米国の特許出願日であるのかが争点となった。

　Hilmer事件において原告は、米国特許法第119条(a)[2]に「外国出願がされた最先の日から12 月以内に提出されることを条件として，同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有する」と規定されていることを根拠に、後願排除効発生日も第1国特許出願日であると主張した。

　これに対しCAFCの前身であるCCPAは、米国特許法第102条(e)は、「合衆国において・・提出された特許出願」と規定していることから、合衆国外で提出された外国出願は適用対象外であり、パリ条約優先権を伴う米国出願の後願排除効日は、米国出願日であると判示した。

　今回の特許法第102条(d)の改正により、

先願の米国特許若しくは公開特許の明細書が、後願のクレームに関連する開示を含んでいる場合、又は、

優先権主張により先願となる外国特許出願若しくはPCT国際特許出願の明細書が、後願のクレームに関連する開示を含んでいる場合、

公開言語にかかわらず、優先権出願の出願日に、後願排除効を有することとなった。

[1] In re Hilmer, 359 F.2d 859 (CCPA 1966)

[2]米国特許法第119条(a)の規定は以下のとおり。

第119 条　先の出願日の利益；優先権

(a) 合衆国において提出された出願の場合に若しくは合衆国の国民に対して同等の特権を与える外国において，又はWTO 加盟国において，先に同一発明に関する正規の特許出願をしている者又はその法律上の代表者若しくは譲受人が合衆国において提出する発明特許出願は，合衆国における当該出願が前記の外国出願がされた最先の日から12 月以内に提出されることを条件として，同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有するものとする。

(第３回へ続く)

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