米国判例紹介：Bilski最高裁判決(第３回)

　米国特許判例紹介：Bilski最高裁判決(第３回)

　　　　　　〜ビジネス方法発明の特許性〜　
　　　河野特許事務所　２０１０年７月１日　執筆者：弁理士 　河野　英仁

　　　　　　　　 　　 　　　　

　　　　　　　　　Bernard L. Bilski, et al.,

                                 Petitioners,

　　　　　　　　　　　　　　　　v. 

　　　　　　　　　　　　David J. Kappos,

３．CAFCでの争点

争点1：機械・変換テストが唯一の基準か否か？

　CAFCは、方法発明が特許法第101条に規定する「方法」に該当するか否かの基準として、「機械・変換テスト」を唯一の基準として判断したが、当該判断が妥当か否か争点となった。

争点2：ビジネス方法は、そもそも特許法による保護対象となるのか否か？

　ビジネス方法として分類される発明が、そもそも特許法第101条に規定する「方法」として保護されるか否かが問題となった。特にビジネス方法特許に対する先使用権の抗弁規定である米国特許法第273条(b)(1)との関係が問題となった。

争点3：申立人の出願に係る発明は米国特許法第101条に規定する「方法」に該当するか否か？

　争点1及び争点2が解決したとして、申立人の出願に係る発明が米国特許法第101条に規定する「方法」に該当するか否かが争点となった。

４．ＣＡＦＣの判断

争点1:米国特許法第101条の規定に不当な制限を課すことから、機械・変換テストを唯一の基準とすべきではない。

(1)条文解釈

　最高裁は、米国特許法第101条の文言、及び、過去の判例に基づけば、米国特許法第101条に不当な制限を課すことから、機械・変換テストを唯一の基準とするCAFCの判断を否定した。その一方で、特許法第101条の方法に該当するか否かの有用な一つのツールであるとして、依然有効であると判示した。

米国特許法第101条^*11は以下のとおり規定している。

　新規かつ有用な方法，機械，製造物若しくは組成物，又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は，本法の定める条件及び要件に従って，それについての特許を取得することができる。

　米国特許法第101条は、広範な規定であり、これ以上は何ら規定していない。しかし、過去150年間最高裁判例により、「新規かつ有用」との規定に鑑み、以下の3つについては特許性が無いものとして判示されている。

自然法則、

物理的現象、及び、

抽象的なアイデア^*12

　これらの３つによりカバーされる概念は、「全ての人間の知識の宝庫に係る部分であり、全ての者にとって自由であり、誰にも独占されるべきではない」からである^*13。

　最高裁は、議会が言及していない制限及び条件を、裁判所が組み込むべきではないと何度も警告している^*14。特に最高裁は、米国特許法第101条においては、「自然法則、物理的現象、及び、抽象的なアイデア」を排除するという十分に確立された判例が存在するにもかかわらず、法による自由裁量権として法令の文言、目的及び設計にそぐわない他の制限を課してはならないと述べた。

　何が「方法」を構成するかについて、機械・変換テストを唯一の基準として採用することは、これら法令解釈の原則に反するものである。米国特許法第100条(b)^*15は、「「方法(process)」というときは，方法(process)，技法(art)又は手段(method)をいうものとし，既知の方法，機械，製品，組成物又は材料の新規用途を含む。」と規定している。しかしながら、当該規定によっても、「機械または物の変換」に結びつくことはない。

　以上の理由により、機械・変換テストを唯一の基準としたCAFCの判断を否定した。

(第４回に続く)  

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