方法クレームに米国特許法第271条(f)は適用されない4 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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方法クレームに米国特許法第271条(f)は適用されない4

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米国特許判例紹介:方法クレームに米国特許法第271条(f)は適用されない
   〜米国特許法第271条(f)に対する大法廷判決〜(第4回) 
   河野特許事務所 2009年12月1日 執筆者:弁理士  河野 英仁

               Cardiac Pacemakers, Inc., et al.,
              Plaintiffs- Appellants,
                 v.
               St. Jude Medical, Inc., et al.,
               Defendants-Cross Appellants.



 3.CAFCでの争点
米国特許法第271条(f)が方法クレームに対して適用されるか
 米国特許法第271条(f)*11は以下のとおり規定している。

(1)特許発明の構成部品(components)の全てまたは要部を、米国内もしくは米国外へ許可なく供給し(supplies)、または供給せしめた者は、そのような構成部品が、全体もしくは部分的に組み立てられていないが、米国内で組み立てられるような状態にあり、もし米国内で組み立てれば特許権を侵害するものであるとき、侵害の責任を負うものとする。ただし、積極的に組み立てを示唆している場合に限る。
(2) 何人かが権限を有することなく,特許発明の構成部品であって,その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり,かつ,一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを,当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において,当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら,かつ,当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して,合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは,当該人は,侵害者としての責めを負わなければならない。

 271条(f)の趣旨はその立法過程を通じて理解することができる。本法は議会がDeepsouth事件最高裁判決*12を受けて1984年に追加したものである。Deepsouth事件では、エビの背わた抜き装置に特許が付与されており、特許権者の許可を受けていない製造者が、米国内で組み立てられていない完成前の構成部品を輸出する行為が侵害とならないと判示された。議会はこの特許法の抜け穴を防ぐべく、完成前のセット部品の輸入または輸出行為を侵害行為とする第271条(f)を立法した。

 S社はイ号製品(ICD)を米国で製造及び販売している。S社はイ号製品を外国へ輸出している。米国外で方法クレームの各ステップを実施させるために、イ号製品を構成部品として米国外へ輸出する行為が、米国特許法第271条(f)のもと方法クレームの侵害行為に該当するか否かが問題となった。
                                (第5回へ続く)

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