差し止め中の改正規則は米国特許法に反するか?-4- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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閲覧数順 2016年12月07日更新

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差し止め中の改正規則は米国特許法に反するか?-4-

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米国特許判例紹介:差し止め中の改正規則は米国特許法に反するか?

        Triantafyllos Tafas. et al.,
        Plaintiffs-Appellees,
             v.
         John J. Doll. et al.,
          Defendants-Appellants.

    〜継続出願の回数制限は違法か〜(第4回) 
河野特許事務所 2009年4月10日  執筆者:弁理士  河野 英仁


(2) 規則114・・RCEの回数制限
 規則114はRCEの回数を制限する規定である。規則114によれば、出願人は同一出願ファミリー内において、一度だけRCEを行うことができる。

 2回目以降のRCEについては、出願人は
「今回提出する補正、意見、または証拠が、先の出願の審査過程終了時前においてなぜ提出されなかったか」
を示す嘆願書を提出しなければならない。(37 C.F.R 1.114(g))

(3) 規則75及び規則265・・独立クレームが5を超える、または、クレーム総数が25を超える場合のESD提出要求
 規則75は独立クレームが5を超える場合、または、クレーム総数が25を超える場合、審査官にESDを提出しなければならない旨規定している(37 C.F.R. 1.75(b) (1))。

 ESDの詳細な内容は規則265に規定されている。規則265に基づき、出願人自身は、審査前に先行技術調査を行い、関連性ある先行技術のリストを提供しなければならない。

 またクレームの各構成要件がどの先行技術に開示されているかを特定しなければならない。さらに、独立クレームが先行技術に対し、どのように特許性があるかを説明すると共に、明細書においてクレームの各構成要件が米国特許法第112条パラグラフ1のもと、どこに開示されているかを示さなければならない(37 C.F.R. 1.265(a))。

 これらの改正規則が、米国特許法の規定に反するか否かが争点となった。


(第5回に続く)
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