米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第8回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第8回)

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米国特許法改正規則ガイド

第10回 (第8回)

先願主義に関する規則及びガイドラインの解説

河野特許事務所 2013年4月30日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

 

6.関連規則の改正

 

改正規則

規則1.71発明の詳細な説明及び明細書

* * * * *

 (g)(1) 明細書は,規則1.9(e)に定義する共同研究契約の当事者の名称を開示することができ,又は開示するように補正することができる。

規則1.76出願データシート

* * * * *

(b) * * *

 (5) 国内優先権情報

この情報は,35 U.S.C.第119条(e),第120条,第121条又は第365条(c)に基づいてその利益を主張する各出願に関する出願番号,出願日,状態(可能な場合は,特許番号を含む)及び関係を含む。出願データシートにおけるこの情報の提供は,35 U.S.C.第119条(e)又は第120条及び§1.78(a)(2)又は§1.78(a)(5)によって要求される明示の言及を構成する。し,別途に明細書の一部とされる必要がない。

 (6) 外国優先権情報

この情報は,その優先権が主張される各外国出願に関する出願番号,出願国及び出願日を含む。出願データシートにおけるこの情報の提供は,35 U.S.C.第119条(b)及び規則1.55(a)によって要求される優先権主張を構成する。

§ 1.77 出願要素の配置

(b) * * *

(b) 明細書は,次の事項を次の順番で含んでいなければならない。

(1) 発明の名称。これには,出願人の名称,国籍及び居所を記載した序言部分を添えることができる(それらが出願データシートに含まれている場合を除く)。

(2) 関連出願の相互参照(出願データシートに含まれている場合を除く)

(3) 連邦政府支援の研究又は開発に関する陳述

(4) 共同研究契約当事者の名称

(5) コンパクトディスクによって提出される「配列一覧」,表又はコンピュータ・プログラム一覧付録,及びコンパクトディスク上の資料の参照による援用(§1.52(e)(5)参照)に関する言及。コピーを含むコンパクトディスク及び各コンパクトディスク上のファイルの総数が明示されなければならない。

(6)発明者または共同発明者による先行開示に関する陳述

(7) 発明の背景

(8) 発明についての簡単な概要

(9) 図面中の個々の図についての簡単な説明

(10) 発明についての詳細な説明

(11) 1又は2以上のクレーム

(12) 開示の要約

(13) 書面による場合は,「配列一覧」(§1.821から§1.825までを参照)

1.78先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照(クロスリファレンス)

(a)米国特許法第119条(e)(仮出願)に基づき先に出願された仮出願に関する主張

 デザイン特許、または、米国を指定する国際出願を除く非仮出願は、米国特許法第119条(e)及び本セクションに規定する条件に基づき一または複数の先の仮出願の利益を主張することができる。

 (1)非仮出願または米国を指定する国際出願は仮出願日後12月以内に提出しなければならず、または、仮出願後12月以内に提出された出願の米国特許法第120条、121条、365条(c)に基づく利益を主張しなければならない。この12ヵ月の期間は米国特許法第21条(b)及び規則1.7(a)( 手続のための期間;期間満了が土曜日,日曜日又は連邦休日に当たる場合)に従う。

  (2)各先の仮出願は、発明者または共同発明者として、後の出願にて記載される発明者名を記載しなければならない。さらに、各先の仮出願は規則1.53(c)( 出願要件-仮出願)に規定する出願日を獲得しており、かつ、規則1.16(d)( 個々の仮出願をするための基本手数料)に規定する基本出願費用が、当該仮出願のために規則1.53(g)( 提出後の出願の完成-仮出願)に規定された期間内に支払われていなければならない。

 (3)一または複数の先の仮出願の利益を主張する非仮出願または米国を指定する国際特許出願は、それらの出願を出願番号(シリーズ・コード及び一連番号によって構成されているもの)によって特定することによって、先にされた当該各仮出願への言及を含むかまたは含むよう補正しなければならない。後になされた出願が非仮出願である場合、本パラグラフで要求される言及は出願データシート(規則1.76(b)(5))を含まなければならない。

 (4)本セクションパラグラフ(a)(3)により要求される言及は、後の出願の継続中に提出されなければならない。後にされる出願が35 U.S.C.第111条(a)に基づく出願である場合は,この言及はまた,後にされる出願の実際の出願日から4月,又は先にされた仮出願の出願日から16月の何れか遅い方までに提出されなければならない。後にされる出願が,35 U.S.C.第371条に基づき後の国際出願から国内段階に移行する非仮出願である場合は,この言及はまた,後にされる国際出願に関し35 U.S.C.第371条(b)又は(f)に基づいて国内段階が始まった日から4月,又は先にされた仮出願の出願日から16月の何れか遅い方までに提出されなければならない。(b)に規定する場合を除き,この言及を適時に提出しないことは,前記の先に出願された仮出願についての35 U.S.C.第119条(e)に基づく利益に関する権利の放棄であるとみなされる。

 (5)先にされた仮出願が英語以外の言語でされており,かつ,先にされた仮出願の英語翻訳文及びその翻訳文が正確である旨の陳述書の両方が,先にされた仮出願において提出されていなかった場合は,出願人は,通知を受け,かつ,先にされた仮出願に関し,翻訳文及び陳述書を提出するための期間が与えられる。

前記の通知が係属中の非仮出願に関して郵送された場合は,当該通知に対する適時の応答は,非仮出願の放棄を避けるべく、翻訳及び陳述書が仮出願において提出された旨の確認,または、利益主張を取り下げる出願データシートのいずれかを含まなければならない。

前記の通知が係属中の非仮出願に関して郵送された場合は,当該通知に対する適時の応答は,翻訳及び陳述書が仮出願において提出された旨の確認,または、本セクションパラグラフ(a)(3)に基づく先に提出された仮出願に対する言及を排除する出願データシートのいずれかの提出を非仮出願において含まなければならない。さもなければ非仮出願は放棄される。

仮出願に関する翻訳文及び陳述書は,仮出願が放棄されている場合でも提出することができる。

  (6)2013年3月16日以後に行われた非仮出願が、2013年3月16日より前に出願された仮出願日の利益を主張し、かつ、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含むか、または、過去のある時点において当該クレームを含んでいた場合、出願人は、その趣旨での陳述書を、当該非仮出願の実際の出願日から4月、規則1.491に規定する国際特許出願の国内移行日から4月、先の外国特許出願日から16月、または、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対する最初のクレームが当該出願にて提示された日のいずれか遅い日以内に提供しなければならない。

出願人は、規則1.56(c)(特許出願又はその手続の遂行に関与する個人)にて特定される個人に既に知られている情報に基づき、当該非仮出願が、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含んでいないか、何れの時にも含んでいなかったと合理的に信じる場合、当該陳述書を提供する必要はない。

(b)先になされた仮出願の利益に関する米国特許法第119条(e) (仮出願) に基づく遅れた主張

米国特許法第119条(e)及び本条(a)(3)によって要求される言及が,本条(a)(4)によって定められた期間の後に,非仮出願に関して提出される場合において,先にされた仮出願の利益を求める米国特許法第119条(e)に基づく主張は,それが後にされた出願が係属している間に提出され、また、先にされた出願を仮出願番号によって特定した言及が故意によらず遅延したときは,受理されることがある。

先にされた仮出願の利益を求める35 U.S.C.第119条(e)に基づく主張の故意によらない遅延の受理を求める申請には,次のものが添付されなければならない。

 (1) 先にされた仮出願についての35 U.S.C.第119条(e)及び本条(a)(5)によって要求される言及。ただし,先に提出されている場合を除く。

 (2) §1.17(t)に記載されている割増手数料,及び

  (3) 本条(a)(5)(ii)に基づく利益主張提出期日からその利益主張の提出日までにおける遅延全体が故意によるものでなかった旨の陳述書。長官は,遅延が故意によるものであったか否かについて疑義がある場合は,追加情報を要求することができる。

(c)米国特許法第120条(合衆国における先の出願日の利益)、121条(分割出願)、または365条(c)( 優先権;先の出願に係る出願日の利益)に基づく先になされた仮出願または国際出願の利益主張

 非仮出願(米国特許法第371条に基づき国内段階に移行する国際出願を含む)または米国を指定国とする国際出願の出願人は、一または複数の先になされた同時継続中の非仮出願、または、米国特許法第120条及び本セクションパラグラフ(c)で規定する条件に従い米国を指定国とする国際出願の利益を主張することができる。

 (1)各先の出願は、発明者または共同発明者として、後の出願にて記載される発明者名または共同発明者名を記載しなければならない。さらに各先になされた出願は以下のいずれかでなければならない。

   (i)PCT第11条(国際出願及び国際出願の効果)に従う出願日を有し、米国を指定する国際特許出願

  (ii)出願係属中に規則1.16に規定される基本出願費用を支払った規則1.53(b)( 出願要件-非仮出願)または規則1.53(d)( 出願要件-継続手続(非仮)出願)に規定される出願日を有する米国特許法第111条(a)に基づく非仮出願

 (2) §1.53(d)に基づいてされる継続手続出願を除き,非仮出願又はアメリカ合衆国を指定国とする国際出願であって,1又は2以上の先にされた非仮出願又はアメリカ合衆国を指定国とする国際出願の利益を主張するものは,先にされた当該各出願への言及を含むか又は含むように補正されなければならず,その際,それらの出願を出願番号(シリーズ・コード及び一連番号によって構成されているもの)又は国際出願番号及び国際出願日によって特定しなければならない。

 後にされた出願が非仮出願の場合、本パラグラフにより要求される言及を出願データシートに含めなければならない(規則1.76(b)(5))。この言及はまた各出願の関係、すなわち後の出願が、先になされた非仮出願または国際出願の継続、分割または一部継続であるかを特定しなければならない。

  (3)米国特許法第120条及び本セクションパラグラフ(c)(2)により要求される言及は後にされる出願の係属中に提出しなければならない。

後にされる出願が35 U.S.C.第111条(a)に基づく出願である場合は,この言及はまた,後にされる出願の実際の出願日から4月,又は先にされた仮出願の出願日から16月の何れか遅い方までに提出されなければならない。後にされる出願が,35 U.S.C.第371条に基づき後の国際出願から国内段階に移行する非仮出願である場合は,この言及はまた,後にされる国際出願に関し35 U.S.C.第371条(b)又は(f)に基づいて国内段階が始まった日から4月,又は先にされた仮出願の出願日から16月の何れか遅い方までに提出されなければならない。

 (d)に規定する場合を除き,米国特許法第120条及び本セクションパラグラフ(c)(2)で要求されるこの言及を適時に提出しないことは,前記の先に出願された仮出願についての35 U.S.C.第120条、121条または365条(c)に基づく利益に関する権利の放棄であるとみなされる。本項の期間は,意匠出願には,適用しない。

  (4) 規則1.53(d)に基づく継続手続出願の請求は,先にされた出願についての,35 U.S.C.第120条によって要求される明示の言及である。本条に基づく出願番号による出願の特定とは,出願番号を割り当てられた全ての出願に対する,35 U.S.C.第120条によって要求される明示の言及にとって必要なその出願番号を割り当てられた全ての出願を特定することである。

 (5)他の関連する出願のクロスリファレンス(相互参照)は、適切な場合(規則1.14(特許出願に関する秘密保持)参照)行うことができるが、米国法典第35巻に基づき利益が主張されない出願に対するクロスリファレンスは、出願データシートに含めるべきではない(規則1.76(b)(5))。

  (6)2013年3月16日以後に行われた非仮出願が、2013年3月16日より前になされた仮出願または米国を指定国とする国際特許出願の出願日の利益を主張しており、かつ、2013年3月16日以後の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含んでおり、または、過去のある時点において当該クレームを含んでいた場合、出願人は、その趣旨での陳述書を、当該後の出願の実際の出願日から4月、規則1.491に規定する国際特許出願の国内移行日から4月、先になされた出願の出願日から16月、または、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームされた発明に対する最初のクレームが当該出願にて提示された日のいずれか遅い日以内に提供しなければならない。出願人は、以下のいずれかの場合、当該陳述書の提供は要求されない。

  (i)出願が、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含んでいるか、何れかの時に含んでいたとする、規則1.55(j)( 2013年3月16日以降に提出された特定の出願についての要件)、本セクションパラグラフ(a)(6)(仮出願後2013年3月16日に提出された出願)、または、本セクションに基づく陳述書が提出された非仮出願の利益を主張している場合。

  (ii) 出願人は、既に規則1.56(c)(特許出願又はその手続の遂行に関与する個人)にて特定される個人に対し知られている情報に基づき、当該後の出願が、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含んでいないか、何れの時にも含んでいなかったと合理的に信じる場合。

(d)先にされた非仮出願または国際特許出願の利益に関する米国特許法第120条,121条または365条(c) に基づく遅れた主張

35 U.S.C.第120条及び本条(c)(2)によって要求される言及が,本条(c)(3)によって定められた期間の後に提出される場合において,先にされた同時継続非仮出願または米国を指定する国際特許出願の利益を求める35 U.S.C.第120,121,365(c)に基づく主張は,先にされた出願を出願番号または国際特許出願番号と国際出願日によって特定した言及が故意によらず遅延したときは,受理されることがある。

先にされた仮出願の利益を求める35 U.S.C. 第120,121,365(c)に基づく主張の故意によらない遅延の受理を求める申請には,次のものが添付されなければならない。

 (1) 先にされた仮出願についての35 U.S.C.第120条及び本条(c)(2)によって要求される言及。ただし,先に提出されている場合を除く。

 (2) §1.17(t)に記載されている割増手数料,及び

  (3) 本条(c)(3)に基づく主張提出期日からその主張の提出日までにおける遅延全体が故意によるものでなかった旨の陳述書。長官は,遅延が故意によるものであったか否かについて疑義がある場合は,追加情報を要求することができる。

(e)特許的に区別できないクレームを含む出願

 同一出願人によって提出された2以上の出願が特許的に区別できないクレームを含んでいる場合において,2以上の出願の係属中にそれを保持すべき正当かつ十分な理由がないときは,1の出願以外の全ての出願からそのようなクレームを除去するよう要求されることがある。

(f)異なる発明者を記入し、特許的に区別できないクレームを含む出願または再審査される特許

出願又は再審査される特許と,異なる発明者を記名している少なくとも他の1の出願が同一人によって所有され,特許的に区別できないクレームを含んでおり,かつ,それらのクレームされている発明が共通して所有されていたか,又は後のクレーム発明の有効出願日(規則1.109で定義するものとして)または後のクレーム発明の規定どおりの発明日に同一人への譲渡義務が課せられていた旨を示す記録上の陳述書がない場合は,特許商標庁は,その譲受人に対し,クレームされた発明が共通して所有されていたか,又は後の発明の有効出願日に,当該同一人への譲渡義務が課せられていたか否かを陳述するよう要求することができる。

クレームされている発明(複数)が共通して所有されていたか,又は後のクレーム発明の有効出願日(規則1.109に定義するものとして)または後のクレーム発明の規定どおりの発明日に,同一人への譲渡義務が課せられていた場合であっても,特許的に区別できないクレームは,それらの共通して所有されている若しくは譲渡される出願又は再審査される特許に関する重複特許の法理に基づいて拒絶されることがある。

(g)期限は延長できない。本セクションにおいて規定する期限は延長できない。

規則1.104  審査の内容

(c) * * *

  (4)(i)米国特許法第102条(a)に基づく先行技術として適格である主題とクレーム発明とは、出願人または特許権者が、主題とクレーム発明とが同一人によって共通して所有されている、または、同一人への譲渡義務が課せられているという旨の陳述書を、クレーム発明の有効出願日以前に提供した場合、米国特許法第102条(b)(2)(c)に関しては同一人に所有されていると取り扱われる。

  (ii)米国特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術として適格である主題と、クレーム発明とは、以下の場合、米国特許法第102条(c)に係る共同研究契約に基づき、米国特許法第102条(b)(2)(c)のに関しては同一人に所有されているものとして取り扱う。

   (A)出願人が、米国特許法第100条(h)及び規則1.9(e)(共同研究契約の定義)の意味内で、クレーム発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の単一または複数の契約当事者により、または当該当事者に代わって当該主題が開発されかつ当該クレーム発明がなされ、また、当該クレーム発明が、当該共同研究契約の範囲内で実行された活動の結果としてなされたという旨の陳述書を提供した場合、かつ、

   (B) クレーム発明に対する特許出願が、当該共同研究契約の契約当事者らの氏名を開示しているか、または、開示するよう補正された場合。

 (5)(i) 2013年3月16日より前に有効であった米国特許法第102条(e)(f)または(g)に基づく先行技術として適格である主題と、1999年11月29日以降の出願またはこれについて発行された特許のクレーム発明、1999年11月29日より前でありかつ2004年12月10日に係属中である出願またはこれについて発行された特許のクレーム発明、または、2004年12月10日以降に登録された特許のクレーム発明とは、当該出願人または特許権者が、当該主題とクレーム発明とは、クレーム発明がなされた際、同一人によって共通して所有されている、または、同一人への譲渡義務が課せられているという旨の陳述書を提供した場合、2013年3月16日より前に有効であった米国特許法第103条(c)に関しては同一人に所有されていると取り扱われる。

  (ii)2013年3月16日より前に有効であった米国特許法第102条(e),(f)または(g)に基づく先行技術として適格である主題と、2004年12月10日以後に係属中の出願におけるクレーム発明または2004年12月10日以降に登録された特許におけるクレーム発明とは、以下の場合、2013年3月16日より前に有効であった米国特許法第103条(c)(2)に係る共同研究契約に基づき、2013年3月16日より前に有効であった米国特許法第103条(c)の目的に関しては共同所有されているものとして取り扱う。

   (A) 出願人または特許権者は,その主題及びクレームされている発明は,クレームされた発明が行われた日以前において有効であった,35 U.S.C.第100条(h)及び規則1.9(e)の意味における共同研究契約の当事者によって又は当該当事者のためになされた旨,並びにクレームされた発明は共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として行われた旨の陳述書を提供しなければならなず、かつ、

   (B) クレーム発明の特許出願が、当該共同研究契約の契約当事者らの氏名を開示しているか、または、開示するよう補正された場合。

 (6)1999年11月29日より前に提出された出願に基づき2004年12月10日前に登録された特許は、1999年11月28日において有効であった米国特許法第103条に従う。

* * * * *

規則1.110  個々のクレームの主題の発明者名及び所有権

出願又は特許に一または複数の共同発明者が記名されている場合において,USPTOが庁の手続上必要とするときは,USPTOは,出願人または特許権者に対し,有効出願日(規則1.109に定義するものとして)または規定どおりに発明日における各クレーム発明の発明者名及び所有権者または所有権の譲渡義務を特定するよう要求することができる。USPTOは庁の手続き目的上必要とするときは、また出願人または特許権者に各クレーム主題の発明日を特定するよう要求することができる。

規則1.130 AIAに基づく帰属、または、先の公衆開示に関する宣誓書または宣言書

 (a)帰属に関する宣誓書または宣言書

 出願または再審査に基づく特許の何れかのクレームが拒絶された場合、出願人または特許権者は,開示を先行技術として不適格とすべく、当該開示が発明者または共同発明者によりなされた、または、開示された主題が直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得られたことを証明することにより、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。

(b)先の公衆開示についての宣誓書または宣言書

 出願または再審査特許が拒絶された場合、出願人または特許権者は、開示を先行技術として不適格とすべく、開示された主題が、当該開示がなされる前または当該主題が有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示されたことを証明することにより、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。本パラグラフに基づく宣誓書または宣言書は、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示された主題を特定しなければならず、主題が公衆に開示された日を提供しなければならない。

 (1)当該日に公衆に開示された主題が刊行物であった場合、宣誓書または宣言書には当該刊行物の写しを添付しなければならない。

 (2)当該日に公衆に開示された主題が刊行物でない場合、宣誓書または宣言書は、当該日にいかなる主題が、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示されたのかを決定するために十分詳細かつ入念に主題を記載しなければならない。

(c)本セクションの規定が適用されない場合

  本セクションの規定は、拒絶がクレーム発明の有効出願日から1年より前になされた開示に基づく場合、適用されない。

拒絶が、他の発明者を記載した米国特許または特許された若しくは係属中の出願の米国特許出願公開公報に基づく場合、特許または係属中出願が出願人または特許権者のクレーム発明と同一または実質的に同一の発明をクレームしている場合、及び、米国出願または特許に記載された発明者または共同発明者からのクレーム発明に由来する米国特許または米国出願公開公報に発明者が記載されているということを宣誓書または宣言書が含む場合、本セクションの規定は適用されない。このような場合、出願人または特許権者は、規則42.401以下に従う由来手続に関する嘆願書を提出することができる。

(d)本セクションが適用される出願及び特許

  本セクションの規定は、以下を含むかまたは過去のある時点に以下を含んでいた特許出願およびそれに基づき発行される特許に適用される。:

 (1)米国特許法第100条(i)で定義される2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレーム;または

 (2) 米国特許法第100条(i)で定義される2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含むか、または、過去のある時点において当該クレームを含んでいた特許または出願に対する米国特許法第120条、121条または365条(c)条に基づく明確な言及

規則1.131  先発明、または、共通して所有されている特許又は公開された出願を先行技術として不適格にするための宣誓書または宣言書

(a)出願又は再審査に係る特許の何れかのクレームが拒絶された場合は,拒絶されたクレームに係る主題の発明者,再審査に係る特許の所有者,又は規則1.42,又は規則1.46に基づいて資格を有する当事者は,拒絶の理由とされた引用例又は活動の有効日前における,拒絶されたクレームの主題に係る発明を立証するために,適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。

合衆国特許,合衆国特許出願公開又はPCT第21条(2)に基づく国際出願公開の有効日は,その公開日又は2013年3月15日に効力を有する35 U.S.C.第102条(e)に基づく引用例としての有効日の内,何れか早い方である。

本条に基づく先発明の証明は,合衆国,NAFTA加盟国又はWTO加盟国以外の国に関してはすることができない。本条に基づく先発明の証明は,合衆国を除くNAFTA加盟国に関しては1993年12月8日前,NAFTA加盟国を除くWTO加盟国に関しては1996年1月1日前には行うことができない。本条に基づく先発明の証明は,次の何れかの事情に該当するときは,することができない。

 (1)その拒絶が,規則41.203(a)に定義されている同一の特許可能な発明をクレームしている合衆国特許又は合衆国特許出願公開であって,係属しているか他人に特許される出願に係るものを根拠としていること。この場合は,出願人は,§41.202(a)に従ってインターフェアレンスを示唆することができる。

 (2)  その拒絶が制定法上の阻害事由に基づいていること

(b) 宣誓書または宣言書に関する事実の証明は,その内容及び重要性において,引用例の有効日前における実施,又は引用例の有効日前における着想並びに当該日前からその後における実施又は出願に至るまでにおける当然の努力を証明するようなものでなければならない。図面又は記録による原証拠物件又はその写真が,宣誓供述書又は宣言書に付され,その一部を構成するか,又はそれが存在していないことが十分に説明されなければならない。

(c) 出願又は再審査に係る特許の何れかのクレームが,2013年3月16日に効力を有する35 U.S.C.第102条(b)に基づく先行技術でない合衆国特許又は合衆国特許出願公開を理由として,2013年3月16日に効力を有する35 U.S.C.第103条に基づいて拒絶され,その出願又は再審査に係る特許におけるクレームによって定義されている発明と前記の特許又は公開された出願におけるクレームによって定義されている発明とが同一ではないが,特許性として区別することができるものではなく,かつ,それらの発明が同一当事者によって所有されている場合は,出願人又は再審査に係る特許の所有者は,前記の特許又は特許出願公開を先行技術として不適格にすることができる。前記の特許又は特許出願公開は,次のものの提出によって先行技術として不適格にすることができる。

(1) §1.321(c)に従ったターミナルディスクレーマー,及び

(2) 宣誓書又は宣言書であって,出願又は再審査に係る特許及び前記の特許又は公開された出願が現在,同一当事者によって所有されていること,及び出願又は再審査に係る特許に記名されている発明者は2013316日に効力を有する35 U.S.C.第104条に基づく先発明者であることを記述したもの

(d)本セクションの規定は、以下を含むかまたは過去のある時点に以下を含んでいた特許出願およびそれに基づき発行される特許に適用される。:

 (1) 米国特許法第100条(i)で定義される2013年3月16日より前の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレーム;または

 (2) 米国特許法第100条(i)で定義される2013年3月16日以前の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含むか、または、過去のある時点において当該クレームを含んでいた特許または出願に対する米国特許法第120条、121条または365条(c)条に基づく明確な言及

(e)規則1.130が適用される特許出願、及び、それに基づき発行される特許において、本セクションの規定は2013年3月15日に有効である米国特許法第102条(g)に基づく拒絶に関してのみが適用可能である。

規則1.293~1.297削除

規則  1.321 ターミナルディスクレーマーを含む法定の権利の部分放棄

* * * * *

(d) ターミナルディスクレーマーが,特許出願又は再審査手続に関して提出され,その目的が,共同所有されてはいないが,共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として、規則1.104(c)(4)(ii)または(c)(5)(ii)のいずれかに規定する先行技術として不適格とされた特許又は出願に基づく重複特許の付与に対処するためのものである場合は,次の条件を満たさなければならない。

 

 

 

以上

                       

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