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職務発明の権利について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/03/10 18:19

2点質問があります。
職務発明で発明した内容を発明者が全ての権利を
会社に譲渡したとします。(特許出願報奨金2万円で)
その場合
(1)その発明を利用して、個人で起業した場合、元々所属していた会社に対しては、何らかの対価を支払う必要があるのでしょうか?
(2)発明した内容を利用してその会社でビジネスを行いその会社が利益をあげた場合、発明者はその対価をもらうことはできないのでしょうか?

kentさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )

回答:5件

職務発明の権利について

2008/03/11 07:59 詳細リンク
(5.0)

職務発明については、この頃、対価請求に関連して新聞などで取り上げられているようです。
ご質問の点について、概ね以下のように考えればよいのではないか、と思います。

特許出願の報奨金ですが、この金額については、現段階では特に不都合ではないと思います。特許というのは現実に利益を生み出すまで、経費を消費する存在で、現実に利益を生み出したか否かは、損益バランスの問題で、事後的にわかることだからです。

そこで、ご質問の(1)ですが、会社が特許出願人/権利者となっている場合、個人で起業する際に、実施許諾を受ける必要があると考えるのが妥当でしょう。このとき、対価を会社側に支払うことになりますが、対価の額は、会社側との交渉になります。

この対価が、高いか、安いかは、KENTさんの会社に対するそれまでの貢献やらその他の状況も影響しますので一概に言うことはできません。

次にご質問の(2)ですが、発明した内容が特許とされ、現実的に会社の収益に貢献している場合、出願時に一律に定めた対価が「相当」ではなくなる可能性があります。多くの職務発明の裁判が提起されることになった理由は、上述したように特許の価値は、損益バランス点を経過して利益が確定した段階で判断されることが多いからです。

このため、会社が特許を利用して現実に収益を上げている場合であって、勤務規則などにその規定がない場合には、会社と交渉することもできるのではないか、と思います。

近年の傾向では、勤務規則などに、特許による収益を上げた場合の対価についても規定する傾向にあると思いますので、会社の勤務規則・職務発明規定などの確認を行うことも必要と思います。

また、会社側も特許で収益を上げているときに職務発明の対価として思わぬ請求を受けないように、特許後の収益の発明者への還元についても勤務規則などに充分規定しておくことが重要でしょう。

評価・お礼

kentさん

簡潔でわかりやすかったです。ありがとうございました。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
(弁理士)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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職務発明の権利と退職後の実施について

2008/03/14 17:41 詳細リンク

既に回答されていますが、私からも回答させていただきます。

まず、(1)についてですが、会社に特許を受ける権利を全て譲渡した場合、あなたにはもはやその発明について特許化する権利はありません。全て会社のものとなります。ですから、もし、会社がその特許を権利化し、維持する限り、会社側の実施許諾を受けないであなたが実施すると侵害行為となります。

つまり、会社としては特許権に基づいてあなたを訴え、その発明の実施を差止めたり、製品を廃棄させたり、損害賠償を請求できることになります。ただ、訴えるかどうかは会社側の裁量ですから、関係が良好であれば、黙認とか、交渉で特許権を譲り受けたり、ライセンスを受けることもありえます。


ただ、あなたが会社を辞めて、自分で事業化するということは、会社では事業化しないということなのでしょうか?そうであれば、会社は審査請求をしないで特許化しない可能性もあります。その場合は、あなたは自由に発明を実施することができます。

(1)について、譲渡契約を結ぶ時に、
回避できる手段はないのでしょうか?
例えば、実施権は発明者に与えられる等。

譲渡契約の際に、譲渡契約書に、「あなた自身が実施する場合、会社はあなたを訴えない」ということを明確に書いておけば会社が特許権を持っていても訴えられることはありません。これはある意味実施権を与えたのと同じことだからです。しかし、普通、職務発明を譲渡する際にこのような契約を交わすには相当難しい交渉が必要だと思います。交渉のプロも多い知財部員を相手にこのような交渉をして条件を飲ませるのは非常に難しいでしょう。

また、(2)の会社が実施した場合については、職務発明の対価がもらえます。会社が実施せず、かつ、特許化をしなかった場合は、あなたが実施をして事業収益を生むことができます。問題は、会社が実施せず、特許化し、その特許を防衛特許とした場合ですね。

回答専門家

大平 和幸
大平 和幸
(神奈川県 / 弁理士)
大平国際特許事務所 所長弁理士
090-4227-0184
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です

お客様の保有する知的財産を活用して事業を守り、競争優位を獲得できる知的財産戦略構築を行います。それに基づき戦略的に出願し、権利取得を行うことで有効な特許網(特許壁)を構築し、事業を独占することによりお客様の売上と利益の最大化に貢献します。

河野 英仁

河野 英仁
弁理士

1 good

職務発明について

2008/03/10 23:01 詳細リンク

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年3月10日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

(1)その発明について特許権が成立した場合、対価を支払う必要があります。

当該発明についての全ての権利を会社に譲渡していますから、その発明の特許を受ける権利及び特許権は会社に帰属します。

従って、その発明について特許権が成立した場合、新会社で当該発明に係る技術を実施する行為は特許権の侵害となります。この場合、所定の対価の支払いによるライセンスを受けて実施する必要があります。

もっとも、その発明が特許を取得できなかった場合、または、補正により権利範囲が実施技術に属さない形で特許になった場合は、対価の支払いは不要です。

(2)発明者はその対価を受けることができます。

特許法第35条第3項には、
「従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と規定されています。

具体的な額については契約によりますが、他社からライセンス収入を得る等、その発明が大きな収益をもたらした場合、発明者に支払われる対価も多くなるでしょう。

以上

質問者

kentさん

回避する手段は?

2008/03/11 15:24 固定リンク

(1)について、譲渡契約を結ぶ時に、
回避できる手段はないのでしょうか?
例えば、実施権は発明者に与えられる等。

kentさん (神奈川県/39歳/男性)


職務発明の権利について

2008/03/11 18:05 詳細リンク
(5.0)

職務発明の権利についてのご質問ですが、ご回答させていただきます。

(1)について
発明者Bは、全ての権利を元々所属している会社に譲渡しておりますので、元々所属した会社Aが特許権を取得した場合は、当該特許権は元々所属した会社Aに属します。
その場合に、AがBに対して、実施料等を請求した場合は、BはAに対して支払う必要があります。
なお、Aから要求がなければ、支払う必要はありません(民法の私的自治の原則)。
また、特許権が成立しなければ、もとよりBは支払いの義務はありません。

なお、BがAに支払った場合は、Aは、Bの発明により利益を得ることになりますので、相当の対価(特35条3項)をBに支払う必要があります。

(2)について
その会社(Bの会社)とすれば、Bの会社の設立前にした発明ですので、職務発明(特許法第35条1項)に該当しません。
したがって、Bの会社が利益を上げてもBは発明の対価をもらうことはできません。
一方、その会社がA社であれば、職務発明ですので、Bは相当の対価の支払いを受ける権利を有します(特許法第35条3項)。

以上ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

kentさん

難しい話を、非常にわかりやすくアドバイスいただきありがとうございました。


職務発明の権利について

2008/03/11 18:14 詳細リンク
(5.0)

ご質問について以下のようにご説明させていただきます。

(1)について
契約、勤務規則その他の定めが有効な場合には、当該発明の特許権は使用者である会社に帰属します(特許法第35条2項反対解釈)。
そうしますと、当該発明の発明者が当該発明を利用(実施)した場合には、会社は発明者から実施料をもらう権利が発生します(特許法77条2項、78条2項)。このことは、当該発明者が退社していた場合も同様です。

つまり、会社在籍中に会社の設備などを利用してなされた発明は職務発明(特許法35条1項)に該当し、このような職務発明に係る特許権を会社に譲渡した場合には、発明者はたとえ退職していても、在籍していた会社から対価をもらう権利があります(特許法35条3項) が、権利者である会社と実施者である発明者との話し合いによるでしょう。

補足

(2)について
「その会社」が、「発明者が起業した会社」を意味なさっているならば、発明者はその会社から対価の請求を行うことはできません。

また、「その会社」というご記載が、”以前の会社”である場合には下記のようになります。
発明者は会社に特許権の譲渡をした場合には、「相当の対価」を請求する権利を有します(特許法35条3項)。このことは、当該発明者が退社している場合も同様です。
「相当の対価」とは、当該発明者と会社との話し合いによって定められた対価であって、客観的に合理的と認められる額である必要があります(特許法35条4項)。 不合理と認められれば、会社がその発明の実施によって得るであろう利益の額を考慮して対価が定められます(特許法35条5項)。

なお、実施報償については、その算定方法が勤務規則に定められていることも多いと思います。その場合、開示の状況等に問題がなければ、 勤務規則の規定が優先されます。
対価の算定は非常に困難な問題ですから、こじれた場合は、裁判による判決によって定められてしまいます。

但し、特に退職後の職務発明の対価の請求に際しては、消滅時効が問題となることがあります。 消滅時効の起算点については、一概に定めることはできませんが、 一般に、職務発明規定に実施報償の支払時期の定めがある場合は、 当該支払時期を起算点として10年となります。
この10年の期間を経過した場合、対価請求権を行使することができなくなりますので、 注意が必要です。

評価・お礼

kentさん

ご丁寧な説明ありがとうございました。
良く理解できました。

質問者

kentさん

(1)の相当の対価の考え方について

2008/03/11 18:28 固定リンク

発明は、A1名で実施した場合
かつ、会社Bには他にビジネスを推進する人がいない場合かつ、
ほとんどA1名の力で発明し、ビジネス化までこぎつけた形になった場合
相当の対価を考えると、実質的にはお金を会社に支払わなくてもいいということになるのでしょうか?

kentさん (神奈川県/39歳/男性)

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